Jedro

Sicer drži, da beseda RED, ki jo povprečni potrošnik razume, ker je angleški jezik v Sloveniji prisoten do te mere, da je temu tako, ni močan distinktivni element v sestavini firme. Vendar se te besede ne sme ločiti od besede WISTTON. Zmotno je pritožbeno stališče, da je dopustno pri presoji podobnosti firme in znamke narediti izsek iz celotnega fantazijskega dela firme ozira črk firme subjekta vpisa in jo primerjati z blagovno znamko WINSTON.

Pri presoji podobnosti celotnega fantazijskega dela firme subjekta vpisa (WISTTONRED) z registriranimi znamkami nasprotnega udeleženca (Winston) in ne le dela fantazijskega dela firme, fantazijski del firme WISTTONRED že na prvi pogled vizualno, fonetično in pomensko ni podoben znamki WINSTON oziroma Winston. Zato sporna firma ne bo povzročila zmede na trgu, tudi ob dejstvu, da je potrošnik znamke Winston kadilec, katerega sodna praksa označuje kot nadpovprečno pozornega kupca svoje znamke cigaret.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep registrskega sodišča potrdi.

Obrazložitev

**Dosedanji potek postopka**

1. Predlagatelj je sodnemu registru predlagal vpis subjekta vpisa v sodni register s firmo: WISTTONRED, trgovsko podjetje za tobačne izdelke d. o. o., s skrajšano firmo: WISTTONRED. d. o. o. Pritožbo nasprotnega udeleženca A. Inc. (v nadaljevanju: nasprotni udeleženec) zoper sklep Srg 2019/30426 z dne 26. 7. 2019, ki ga je izdala sodniška pomočnica, je registrska sodnica zavrnila, ter ta sklep v celoti potrdila. Nasprotni udeleženec je imetnik znamk: (1.) nacionalne znamke št. 7380402 WINSTON, registrirane 24. 8. 1995; (2.) znamke Evropske unije (EUTM) št. 013026811 WINSTON, registrirane 5. 11. 2014; (3) mednarodne znamke št. 1383504 Winston (v sliki), registrirane 23. 10. 2017; (4) mednarodne znamke št. 1154236 Winston (v sliki), registrirane 4. 2. 2017 in (5) mednarodne znamke št. 1154236 Winston BLUE (v sliki) registrirane 12. 3. 2007. 2. Nasprotni udeleženec je izkazal pravni interes, da je s sklepom o vpisu prizadeta njegova pravica kot imetnika večih znamk, ki so veljavne v Republiki Sloveniji, imajo ugled, velik tržni delež ter pokrivajo blago v razredu 34 Nicejske klasifikacije (tobak, tobačni izdelki, cigarete, cigarilose itd.). Kot pravno podlago za odločitev je registrsko sodišče uporabilo 17. člen Zakona o gospodarskih združbah (ZGD-1), ki določa, da firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali ali ki vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke ali ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake. Subjekt vpisa je bil vpisan v sodni register 26. 7. 2019. Zato je treba kot pravno podlago uporabiti tudi tedaj veljavni 47. člen Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1).1

3. Registrsko sodišče se je sklicevalo na sodno prakso,2 kjer je bilo zavzeto stališče, da znamki v razmerju do firmskega prava pripada enako varstvo kot znotraj samega prava znamk. Zato je presoja konflikta med firmo in znamko podobna presoji konflikta med dvema znamkama. Pri obeh področjih gre za urejanje znakov razlikovanja in v kolikor neki znamki v razmerju do druge znamke ni mogoče nuditi varstva, potem v istih okoliščinah tej isti znamki ni mogoče nuditi varstva niti v razmerju do firme drugega subjekta. V obravnavani zadevi je treba zato presojati tudi podobnost med proizvodi, ker ne gre le za primerjavo med znamko in firmo. Pri presoji razlikovalnih firm je treba upoštevati celovito dojemanje povprečnega potrošnika. Za kupca je odločilen vtis oziroma zaznava, ki jo vzbudi fantazijska sestavina firme, saj jo le ta najbolj karekterizira in individualizira. Označba dejavnosti ni nepomembna, vendar pa ne more opravljati tako pomembne funkcije pri individualizaciji firme kot fantazijska sestavina.

4. Kar se tiče presoje verjetnosti zmede z vidika povprečnega potrošnika, je treba upoštevati, da so potrošniki znamke nasprotnega udeleženca kadilci in da je za kadilce znano, da je nadpovprečno pozoren potrošnik, ki se praviloma naveže na eno vrsto cigaret. Zato takoj opazi, če ne prejema pravih, to je svojih cigaret. Tudi takšno stališče je bilo zavzeto v sodni praksi.3 Zaradi nadpovprečne pozornosti kadilca je to ključni argument, pri preizkusu verjetnosti zmede v javnosti.4

5. Pri presoji podobnosti celotnega fantazijskega dela firme subjekta vpisa (WISTTONRED) z registriranimi znamkami nasprotnega udeleženca (Winston) in ne le dela fantazijskega dela firme, fantazijski del firme WISTTONRED že na prvi pogled vizualno, fonetično in pomensko ni podoben znamki WINSTON oziroma Winston. Zato sporna firma ne bo povzročila zmede na trgu, tudi ob dejstvu, da je potrošnik znamke Winston kadilec, katerega sodna praksa označuje kot nadpovprečno pozornega kupca svoje znamke cigaret. Do enakega zaključka je registrsko sodišče prišlo tudi pri presoji dela fantazijskega imena firme subjekta vpisa z znamko, to je upoštevajoč le WISTTON v primerjavi z WINSTON oziroma Winston. Besedi sta med seboj vizualno in pomensko različni, čeprav obe vsebujeta enako število črk (WISTTON vsebuje dve črki T, in ne vsebuje dveh črk N, razlikujeta se tudi fonetično, pri čemer je črka S pri besedi WISTTON slišna, slišen pa je tudi prvi N pri besedi WINSTON. Zato pri nadpovprečno pozornem kupcu ne bo prišlo do zamenjave na trgu tobačnih izdelkov. Pomembno je tudi, da se tobačni izdelki prodajajo drugače, to je s posredovanjem prodajalca, ki mora v okviru službene dolžnosti poznati različne tobačne izdelke.

**Pritožba nasprotnega udeleženca**

6. Zoper sklep registrskega sodišča se je nasprotni udeleženec pravočasno pritožil in je uveljavljal vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 19. členom Zakona o sodnem registru (ZSReg) in 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1). Sodišču druge stopnje je predlagal, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep registrskega sodišča spremeni tako, da predlog za vpis ustanovitve družbe WISTTONRED, trgovsko podjetje za tobačne izdelke d. o. o. v sodni register zavrne.

7. Subjekt vpisa na pritožbo ni odgovoril. **Odločitev sodišča druge stopnje**

8. Pritožba ni utemeljena.

9. Sodišče druge stopnje uvodoma poudarja, da je registrski postopek po svoji naravi nepravdni postopek in zato ni namenjen ugotavljanju spornih dejstev med strankama. Nasprotni udeleženec uživa več nivojev varstva svoje znamke. Sam je poudaril, da je vložil ugovor zoper registracijo znamke WISTTONRED v sliki in znamke WISTON BLUE v sliki, ki jih je ustanoviteljica subjekta vpisa prijavila pri Uradu za industrijsko lastnino. Nadalje tudi določba prvega odstavka 23. člena ZGD-1 nalaga registrskemu sodišču preizkus predlagane firme v sodni register v skladu z določbami ZGD-1 o firmi. Določba drugega odstavka 23. člena ZGD-1, ki družbi, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, omogoča vložitev tožbe na opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Prvi in drugi odstavek 23. člena ZGD-1 se ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. Sodišče pri opravi preizkusa, kot mu ga nalaga prvi odstavek 23. člena ZGD-1, namreč ne more presojati vseh možnih pojavnih oblik sorodnosti in s tem zamenljivosti firm družbe s firmo druge družbe. Družbi je omogočeno pravno varstvo njene firme tudi po drugem odstavku 23. člena ZGD-1. Zato se možnost vložitve tožbe po drugem odstavku 23. člena ZGD-1, presoja varstva firme po prvem odstavku 23. člena ZGD-1 že v registrskem postopku, ne izključuje.5

10. Nasprotni udeleženec ponavlja stališče, ki ga je do podobnosti znamke WINSTON s firmo subjekta vpisa poudarjal že v prvi pritožbi. Sodišče druge stopnje pritrjuje registrskemu sodišču, da je treba firmo subjekta vpisa v primerjavi z znamko nasprotnega udeleženca presojati kot celoto, to je s celotno firmo WISTTONRED.

11. Sicer drži, da beseda RED, ki jo povprečni potrošnik razume, ker je angleški jezik v Sloveniji prisoten do te mere, da je temu tako, ni močan distinktivni element v sestavini firme. Vendar se te besede ne sme ločiti od besede WISTTON. Zmotno je pritožbeno stališče, da je dopustno pri presoji podobnosti firme in znamke narediti izsek iz celotnega fantazijskega dela firme ozira črk firme subjekta vpisa in jo primerjati z blagovno znamko WINSTON. Takšen pristop k razumevanju primerjave firme in blagovne znamke pa ni pravilen. Povprečni potrošnik, ki je kadilec in kot je pravilno ugotovilo registrsko sodišče je tudi nadpovprečno pozoren pri nakupu „svojih cigaret“ ne bo naročal cigaret WINSTON ampak če bo subjekt vpisa morda začel prodajati cigarete, bo naročal cigarete WISTTONRED. Vendar slednje sega že na področje enakosti ali podobnosti proizvodov, ki presega odločanje v tem postopku.

12. Nasprotni udeleženec tudi uveljavlja, da ima znamko z ugledom in da je treba uporabiti točko c prvega odstavka 47. člena ZIL-1. Po točki c prvega odstavka 47. člena ZIL-1 je imetnik znamke upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke. Tudi pri presoji kršitve navedene pravice imetnika znamke, to je nasprotnega udeleženca s firmo subjekta vpisa, se sodišče druge stopnje strinja s stališčem v izpodbijanem sklepu, da firma subjekta vpisa ni podobna znamki nasprotnega udeleženca. Znamka z ugledom namreč ščiti imetnika proti tretjim osebam, če je izpolnjen celotni zakonski dejanski stan v točki c prvega odstavka 47. člena ZIL-1. Gotovo znamka WINSTON. uživa ugled tudi v Republiki Sloveniji in je prepoznavna v Evropi ter po svetu. Nasprotni udeleženec ni navedel nobenih pravno relevantnih dejstev, da bi uporaba znaka (firma subjekta vpisa) brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke. Navedeni zakonski dejanski stan iz drugega stavka točke c prvega odstavka 47. člena ZIL-1 mora biti podan, da bi lahko sodišče druge stopnje opravilo presojo utemeljenosti pritožbenih trditev o tem, da zato ker ima znamka nasprotnega udeleženca ugled v Republiki Sloveniji lahko prepreči tretji osebi oziroma subjektu vpis firme WISTTONRED. v sodni register.

13. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP), v zvezi z 19. členom ZSReg in 42. členom ZNP-1. V 6. točki razlogov je registrsko sodišče res navedlo, da pritožba „ni neutemeljena.“ Pri tem ne gre za neskladje med izrekom in razlogi, ker gre za očitno pomoto, ki jo je mogoče odpraviti po 328. členu v zvezi s 332. členom ZPP. Izpodbijani sklep je tudi zadosti obrazložen in omogoča preizkus. Očitek o absolutni bistveni postopkovni kršitvi iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP torej ni utemeljen. Ker tudi po uradnem preizkusu izpodbijanega sklepa sodišče druge stopnje ni našlo nobenih absolutnih bistvenih postopkovnih kršitev (drugi odstavek 350. člena, 366. člen ZPP v zvezi z 19. členom ZSReg in 42. členom ZNP-1), materialno pravo pa je bilo pravilno uporabljeno, je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 39. člena ZSReg).

1 29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-E, Ur. l. RS, št. 23/20). Po 39. členu ZIL-E se za zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona vloženo pravno sredstvo oziroma začet sodni postopek, končajo po dosedanjih predpisih. 2 VSRS sodba III Ips 111/2016-3 23. 1. 2018. 3 SES, C-342/97, 22. 6. 1999. 4 Sodba U-2060/2008, 22. 12. 2009. 5 Sklep VSL IV Cpg 845/2017, 27. 9. 2017.