Jedro

Pri presoji podobnosti fantazijskih dodatkov firm je treba upoštevati, da je besedni jezik nujno omejen. V prvi vrsti že zato, ker od kasneje registriranih družb ni mogoče vedno pričakovati, da bodo kot obvezno sestavino iz 13. člena ZGD-1 uporabile neizgovorljive ali težko izgovorljive besede ali besedne zveze oziroma pojme brez vsakršnega vsebinskega pomena samo zato, da uporabljeni znaki niti na prvi pogled ne bi bili podobni že prej uporabljenim. Tako razumevanje bi vodilo v „monopolizacijo jezika“.

Pri presoji podobnosti znamke in firme je potrebno izhajati iz celostne presoje in ne le t. i. „dominatnega dela“ fantazijskega dodatka, za kar se zavzema pritožba. To pomeni, da zahtevku na podlagi 17. člena ZGD-1 ne more biti ugodeno že (zgolj) zato, ker se v kasnejši firmi kot ena od besed/besednih zvez pojavi prej registrirana znamka. Takšno mehanično razumevanje bi pripeljalo do nelogičnih in neživljenjskih rezultatov, saj bi bil v celoti zanemarjen ratio ureditve same, ki je v zagotavljanju zadostne distinktivnosti.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Pravdni stranki sami nosita svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna opustiti uporabo besede „EMPORIUM“ v firmi THE E-EMPORIUM, investicijski in nepremičninski inženiring d. o. o. in skrajšani firmi The E-Emporium d. o. o. Zavrnilo je tudi zahtevek, da se beseda „EMPORIUM“ v firmi THE E-EMPORIUM, investicijski in nepremičninski inženiring d. o. o. in skrajšani firmi The E-Emporium d. o. o. izbriše iz registra (I. točka izreka). Tožeči stranki je naložilo, da toženi stranki povrne 1.674,90 EUR pravdnih stroškov (II. točka izreka).

2. Zoper sodbo se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi oziroma podredno, da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Pritožba je bila vročena toženi stranki, ki je nanjo odgovorila in predlagala, da pritožbeno sodišče pritožbo zavrne. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

Relevantno dejansko stanje

5. Iz izpodbijane sodbe izhajajo naslednja, za pritožbeno odločanje upoštevna dejstva: - prva tožnica s firmo GALERIJA EMPORIUM mestno nakupovalno središče d. o. o. oziroma skrajšano firmo GALERIJA EMPORIUM d. o. o. je bila ustanovljena 8. 5. 2008; - drugi tožnik je imetnik znamke GALERIJA EMPORIUM št. ..., ki je bila pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije (v nadaljevanju URSIL) registrirana 15. 2. 2011, in znamke EMPORIUM št. ..., ki je bila pri URSIL registrirana 28. 2. 2001; - toženec je bil ustanovljen 29. 11. 2011, njegova firma pa se glasi The E-Emporium, investicijski in nepremičninski inženiring d. o. o. oziroma skrajšana firma The E-Emporium d. o. o. 6. Sodišče prve stopnje je uvodoma povzeti tožbeni zahtevek prve tožnice zavrnilo na podlagi stališča, da ni izpolnjen kriterij, po katerem se njena firma ne bi jasno razlikovala od firme toženca. Zahtevek drugega toženca pa je zavrnilo po presoji, da se firma toženca jasno razlikuje od znamk drugega tožnika.

Presoja dovoljenosti sestavin firme toženca glede na firmo prve tožnice

7. Najpomembnejše načelo firmskega prava - načelo izključnosti - je uzakonjeno v prvem odstavku 21. člena ZGD-1, ki določa, da se mora firma družbe jasno razlikovati od firm vseh drugih družb. Kriterij za presojo razlikovanja je zaznavanje s strani povprečnega kupca oziroma povprečno skrbnega človeka.

8. Pri družbah z omejeno odgovornostjo so obvezne sestavine firme (a) oznaka, ki nakazuje na dejavnost družbe (drugi odstavek 12. člena ZGD-1), (b) dodatna sestavina iz 13. člena ZGD-1 in (c) oznaka d. o. o. (tretji odstavek 27. člena ZGD-1). Družba lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb (tj. sestavino iz 13. člena ZGD-1), in oznako d. o. o. (drugi odstavek 19. člena ZGD-1). Dodatne sestavine iz 13. člena ZGD-1 (t. i. fantazijski dodatek), ki družbo podrobneje označujejo, ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Pri družbah z omejeno odgovornostjo sta obvezni sestavini tudi oznaka, ki nakazuje na dejavnost družbe in oznaka d. o. o., ki jima učinka povzročanja razlikovanja ni mogoče v celoti odreči. Vendar je prav fantazijski dodatek tista najbolj zaznavna sestavina firme, ki povzroča distinktivnost ali asociativnost.(1) Pri presoji podobnosti fantazijskih dodatkov firm je treba upoštevati, da je besedni jezik nujno omejen. V prvi vrsti že zato, ker od kasneje registriranih družb ni mogoče vedno pričakovati, da bodo kot obvezno sestavino iz 13. člena ZGD-1 uporabile neizgovorljive ali težko izgovorljive besede ali besedne zveze oziroma pojme brez vsakršnega vsebinskega pomena samo zato, da uporabljeni znaki niti na prvi pogled ne bi bili podobni že prej uporabljenim. Tako razumevanje bi vodilo v „monopolizacijo jezika“.

9. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je pri presoji razlikovalnosti treba upoštevati celostni vtis, ki ga imata firmi na povprečnega potrošnika (5. točka obrazložitve njegove sodbe). Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje pod „celostni vtis“ očitno štelo celoten fantazijski dodatek in ne zgolj njegovega posameznega dela (ne pa firme kot celote, to je skupaj z oznako dejavnosti in oznako d. o. o.). V konkretnem primeru pa že zgolj primerjava fantazijskih dodatkov zadošča za sklepanje o zadostni distinktivnosti firme prve tožnice od toženčeve firme. Sposobnost razlikovanja pri uporabi skrajšane firme je že po naravi stvari še bolj omejena, zato je sodna praksa že zavzela stališče, da mora biti razlikovalna sestavina vsaj ena.(2) Zaradi vsega obrazloženega je zmotno pritožbeno stališče, kolikor meri na to, da je odločilen (le) dominantni del fantazijskega dodatka.

10. Fantazijski dodatek firme prve tožnice GALERIJA EMPORIUM se tudi po presoji pritožbenega sodišča dovolj jasno razlikuje od fantazijskega dodatka toženca THE E-EMPORIUM, kot je pred tem pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje. Predvsem ni mogoče pritrditi pritožbenemu stališču, ki skuša večjo razlikovalnost besede EMPORIUM v primerjavi z besedo GALERIJA opraviti na podlagi okoliščine („štetja“), kolikokrat je ena ali druga beseda že vsebovana v firmah slovenskih družb v registru AJPES. Tako beseda galerija (galeria) kot tudi beseda emporium (emporij) sta v izhodišču starejšega (antičnega) izvora in se odtlej tudi uporabljata za označevanje opravljanja trgovinske dejavnosti.(3) Zgolj dejstvo, ali se uporablja poslovenjena različica ene ali druge besede (galerija/emporij) ali ne (galeria/emporium), ne prispeva močno k razlikovalnemu učinku in ne daje ekskluzivnega razlikovalnega učinka. V SSKJ je pod poslovenjenim iskalnim geslom emporij zapisan pomen te besede: „pomembno trgovsko središče z velikimi blagovnimi skladišči: pristaniški emporij; trgovski emporij“. Pomen besede nakazuje na trgovsko dejavnost, kar v nasprotju s pritožbenim stališčem že samo po sebi niža nivo razlikovalnosti te besede, če je tudi v današnjem času ta beseda uporabljena v zvezi s trgovinsko dejavnostjo. Merodajen celosten vtis firm prve tožnice in toženca, ki se po prvi besedi razlikujeta, pri drugi pa pač prekrivata, je zato tudi po presoji pritožbenega sodišča zadosten. Celosten vtis je zaznavno drugačen, upoštevaje zlasti pravilno relevantno javnost (potrošnike). Pritožba si namreč napak razlaga, da sta dejavnosti prve tožnice in toženca usmerjena k potrošnikom kot celoti in pri tem kot relevantne šteje le navedbe dejavnosti v družbeni pogodbi. Do zamenjave med nepremičninsko dejavnostjo (toženčeva dejavnost) in prodajo oblačil, obutve in modnih dodatkov (tožničina dejavnost) ne more priti.

Presoja dovoljenosti sestavin firme toženca glede na imetništvo znamk drugega tožnika

11. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bila druga alineja 17. člen ZGD-1 spremenjena z novelo ZGD-1I, ki v skladu s 107. členom ZGD-1I velja od petnajstega dne po objavi, to je od 8. 8. 2015 naprej. Časovne meje pravnomočnosti se na pravno podlago ne nanašajo. Zato mora pritožbeno sodišče najprej preizkusiti, ali nove ureditve ni mogoče uporabiti zaradi prepovedi povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave RS. Prvi odstavek 155. člena Ustave določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da lahko samo zakon določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Pojem pridobljenih pravic se nanaša na pravice, ki so že individualizirane in določene v ustreznem (posamičnem) pravnem aktu. Če abstraktno pridobljena pravica še ni bila normativno konkretizirana kot pravno zavarovano upravičenje (v posamičnem pravnem aktu - pogodbi, pravnomočni sodbi ipd.), ne gre za pridobljeno pravico.(4) V konkretni zadevi tožnika zahtevata od toženca opustitev uporabe firme in njen izbris iz registra po drugem odstavku 23. člena ZGD-1. Do normativne konkretizacije opustitvenega zahtevka v prej opredeljenem pomenu pride s pravnomočnostjo sodbe, izdane v pravdnem postopku, medtem ko je tak učinek pri izbrisu firme zaradi konstitutivnega učinka vpisa v register zagotovljen še kasneje, to je z dejanskim vpisom spremembe podatkov pri subjektu vpisa v register (prim. 35a. člen ZSReg). Iz tega izhaja, da iztoževana pravica tožnic še ni bila normativno konkretizirana do te mere, da bi šlo za poseg v pridobljene pravice. Zato o posegu v pridobljene pravice ni mogoče govoriti. Prav tako pa v konkretni zadevi ni ogroženo načelo zaupanja v pravo (2. člen Ustave) zaradi nove ureditve pravice do varstva firme od novele ZGD-1I naprej. V zvezi s tem je namreč bistveno, da presoja pritožbenega sodišča ne bo temeljila na dejstvih, o katerih se stranki nista imeli možnosti izjaviti (pravica do izjave - 7. člen ZPP), kot bo razvidno v nadaljevanju te obrazložitve.

12. Pred novelo ZGD-1I je druga alineja 17. člena ZGD-1 določala, da firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki „vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca“. Z novelo je bilo določilo druge alineje 17. člena ZGD-1 spremenjeno, tako da firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki „vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke“. Drugi tožnik je tožencu očital kršitev 17. člena ZGD-1 s tem, da firma toženca (THE E-EMPORIUM) tako kot znamki drugega tožnika (EMPORIUM in GALERIJA EMPORIUM) vsebujeta besedo „emporium“. Na podlagi 17. člena ZGD-1, ki opredeljuje nedovoljene sestavine firme, ni mogoče nuditi širšega pravnega varstva kot je predvideno že presojano pravno varstvo iz 21. člena ZGD-1 (načelo izključnosti).

13. Že zaradi obstoja zadostne razlikovalne sposobnosti med besedama GALERIJA EMPORIUM (znamka drugega tožnika) in The E-Emporium (d. o. o. - firma toženca), ki je bila presojena v okviru razlikovalnosti firme (gl. zgoraj), ponovna presoja teh razlik ni potrebna. Zato toženec s svojo firmo tudi ne krši druge alineje 17. člena ZGD-1 in pravic drugega tožnika, ki izhajajo iz njegove znamke.

14. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da pritožba konkretizirano ne izpodbija dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje glede vizualnega, semantičnega in fonetičnega razlikovanja znamke drugega tožnika EMPORIUM in firme toženca The E-Emporium, investicijski in nepremičninski inženiring d. o. o. oziroma skrajšane firme The E-Emporium d. o. o. (13. točka obrazložitve izpodbijane sodbe). V skladu z uvodnim materialnopravnim izhodiščem tega sodišča je potrebno tudi pri presoji podobnosti znamke in firme izhajati iz celostne presoje in ne le t. i. „dominatnega dela“ fantazijskega dodatka, za kar se zavzema pritožba. To pomeni, da zahtevku na podlagi 17. člena ZGD-1 ne more biti ugodeno že (zgolj) zato, ker se v kasnejši firmi kot ena od besed/besednih zvez pojavi prej registrirana znamka. Takšno mehanično razumevanje bi pripeljalo do nelogičnih in neživljenjskih rezultatov, saj bi bilo v celoti zanemarjen ratio ureditve same, ki je v zagotavljanju zadostne distinktivnosti. Posledično pa se kot nekonkretizirano pritožbeno izpodbijanje izkaže sklicevanje tožeče stranke na pritožbene razloge, podane v okviru distinktivnosti besedne zveze GALERIJA EMPORIUM in tamkajšnjega zavzemanja za izrazito dominantnost besede „emporium“ (gl. četrti odstavek na 7. strani pritožbe).

15. Prav tako pa je zmotno pritožbeno navezovanje zamenljivosti med znamkami drugega tožnika in firmo toženca s primerjavo registriranih razredov znamk (po Nicejski klasifikaciji) s seznamom dejavnosti iz toženčeve družbene pogodbe v skladu s 6. členom ZGD-1.(5) Prvi odstavek 6. člena ZGD-1 določa, da smejo družbe kot dejavnosti opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Tretji odstavek istega člena pa določa, da smejo družbe opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi. Določba 6. člena ZGD-1 se torej nanaša na veljavnost pravnih poslov in razrahljano (ali praktično odpravljeno) teorijo ultra vires. V okviru primerjave po drugi alineji 17. člena ZGD-1 pa določilo 6. člena ZGD-1 sploh ni uporabljivo. Po drugi alineji 17. člena ZGD-1 gre torej le za primerjavo firme in tam vsebovane oznake, ki nakazuje na dejavnost v skladu s drugim odstavkom 12. člena ZGD-1 (tj. The E-Emporium, investicijski in nepremičninski inženiring d. o. o.) in znamko (tj. EMPORIUM). Ta primerjava pa, kot je bilo obrazloženo v prejšnjem odstavku, niti ni konkretizirano izpodbijana.

16. Celo glede na spremenjeno in za pritožnika bolj ugodno materialno pravno podlago druge alineje 17. člena ZGD-1 se kot nerelevantni izkažejo pritožbeni razlogi o „znamki z ugledom“ in s tem povezanimi očitki procesnih kršitev (prvi odstavek 360. člena ZGD-1).

Odločitev o pritožbi in stroški

17. Ker uveljavljani pritožbeni razlogi niso podani in ker pritožbeno sodišče ni zasledilo kršitev, na katere pazi sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

18. Tožnika s pritožbo nista uspela, zato sta dolžna sama kriti svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP). Toženec sam nosi stroške v zvezi z odgovorom na pritožbo, ker ta ni doprinesel k odločitvi pritožbenega sodišča (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 155. člena ZPP).

Op. št. (1): Prim. VS RS sodbo III Ips 127/97 in sodbo in sklep III Ips 59/95. Op. št. (2): Prim. VSL sodbo I Cpg 1369/2013. Op. št. (3): Kot je bilo tožnikoma že pojasnjeno v postopku zavarovanja VSL I Cpg 1249/2013. Op. št. (4): M. Pavčnik, Teorija prava - Prispevek k razumevanju prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2015, str. 213. Op. št. (5): Osem strani naštetih dejavnosti v 2. členu družbene pogodbe (priloga A9).