Jedro

Dejstva, ki se nanašajo na zmedo in zavajanje javnosti ne utemeljujejo zaključka o tem, da toženki ni mogoče prepovedati uporabe znamke na podlagi prej registrirane geografske označbe tožnice, ki vsebuje poimenovanje ZGO (Makedonija), kar predstavlja tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (veljavnega po noveli ZIL-1E).

Izpodbijani znamki sta slovenski nacionalni znamki, zaradi česar se uporabljajo določbe ZIL-1 o blagovni znamki. Vendar ZIL-1 v tem delu napotuje na predpise EU, ki zagotavljajo zaščito ZGO. Tožničina ZGO je registrirana po pravu EU, zato mora sodišče presojati morebitno nasprotovanje toženkinih znamk pravilom EU o zaščiti, ki jo na ravni EU zagotavlja tožničina ZGO. Republika Slovenije je članica EU in mora zagotavljati sistem zaščite ZGO po predpisih EU.

Izrek

I.Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba in sklep se razveljavita ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II.Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1.Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje zavrnilo tožničin tožbeni zahtevek na ugotovitev ničnosti znamk Wines of Macedonia, št. 201970810, registrirane dne 2. 6. 2020 pri Uradu Republike Slovenije za industrijsko lastnino (URSIL), in Macedonian Wines, št. 201970811, registrirane dne 2. 6. 2020 pri URSIL (v nadaljevanju: znamki). Nato je z izpodbijanim sklepom tožnici naložilo povračilo toženkinih pravdnih stroškov v višini 949,52 EUR.

2.Zoper obe odločbi se pritožuje tožnica. Odločbi izpodbija v celoti in iz vseh pritožbenih razlogov.

3.Toženka na pritožbo ni odgovorila.

4.Pritožba je utemeljena.

Dosedanji potek postopka

5.Med strankama ni sporno, da je tožnica imetnica zaščitene geografske označbe (ZGO) z imenom Μακεδονία, št.: PGI-GR-A1616, za vrsto proizvoda vino in grozdje, ter da se ZGO nanaša na vina, proizvedena v vinogradih z območij zahodne, centralne in vzhodne Makedonije in Trakije, vse v Grčiji. ZGO tožnice je bila registrirana na ravni Evropske unije (EU) dne 16. 4. 2004, skladno s 118j. členom Uredbe (ES) št. 1234/2007.

6.Ravno tako ni sporno, da je toženka imetnica dveh figurativnih znamk, ki sta bili obe registrirani kot nacionalni znamki dne 2. 6. 2020 za produkte 33. razreda Nicejske klasifikacije: vino, ki izvira iz območja Republike Severne Makedonije, in sicer znamke št. 201970810 Wines of Macedonia:

in znamke št. 201970811 Macedonian wines:

7.Sodišče prve stopnje je presodilo, da je toženka pasivno legitimirana, saj je po makedonskem pravu registrirana s pravnoorganizacijsko obliko 10.9 – druge družbene organizacije, fundacije in društva občanov, ter je imetnica spornih nacionalnih znamk. Pritrdilo je tudi aktivni legitimaciji tožnice, ki posluje zaradi združevanja in zastopanja interesov vinarjev, proizvajalcev in izvoznikov vina. Ugotovilo je, da Prespanski sporazum iz leta 2018 med Grčijo in Severno Makedonijo ne daje pravne podlage za prepoved uporabe imena Makedonija zasebnim subjektom in posledično ne utemeljuje zahtevka na ničnost znamk. Obe znamki vsebujeta informacijo o izvoru izdelkov, saj vsebujeta besedilo „Republic of North Macedonia“, ki je skladno z uradnim poimenovanjem države. Tudi če toženka sporni znamki uporablja brez navedbe „Republika Severna“, ampak le „Makedonija“, je to v percepciji povprečnega slovenskega potrošnika nekdanja republika skupne države Jugoslavije (sedaj samostojna država) in ne pokrajina v Grčiji.

Glede uporabe materialnega prava

8.Pritožba utemeljeno opozarja, da je sodišče kot pravno podlago za odločitev o tožbenem zahtevku navedlo v času vložitve prijave znamke (24. 7. 2019) veljavni Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), nato pa je obravnavalo določbo 114. člena ZIL-1, kot je bila spremenjena s poznejšim Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZIL-1E. V konkretnem primeru je po oceni pritožbenega sodišča treba uporabiti določbe ZIL-1 z novelo ZIL-1E. Četudi je bila znamka prijavljena pred uveljavitvijo novele ZIL-1E, je bila tožba vložena po njeni uveljavitvi. Skladno s prehodno določbo 39. člena novele ZIL-1E, se zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona vloženo pravno sredstvo oziroma začet sodni postopek, končajo po dosedanjih predpisih. Predmetni sodni postopek ni bil začet pred uveljavitvijo ZIL-1E, zato se uporablja ZIL-1, kot je bil spremenjen in dopolnjen z novelo ZIL-1E (vendar brez novele ZIL-1F). Ker je sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi kljub napačni opredelitvi 114. člena ZIL-1, ki je veljal v času vložitve prijave spornih znamk, dejansko pravilno uporabilo besedilo 114. člena ZIL-1 s spremembo ZIL-1E, zmotna uporaba materialnega prava ni podana. Bistveno je namreč, da je sodišče uporabilo pravilno vsebino z novelo ZIL-1E spremenjenih določb ZIL-1.

9.Pritožbeno sodišče se zato do pritožbenih navedb glede uporabe prej veljavnega ZIL-1 (pred novelo ZIL-1E) ne opredeljuje, saj niso odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP).

10.Glede na določbo 114. člena ZIL-1 so tako razlogi za ničnost znamk: a) nasprotovanje 42. in 43. členu tega zakona, b) nasprotovanje 44. členu tega zakona, razen če je prejšnja znamka Evropske unije (EU), ki je bila prijavljena in registrirana pred pristopom Republike Slovenije (RS) k EU ali c) prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

11.Glede na trditveno podlago tožnice, ki se sklicuje na ZGO Makedonija za vinske produkte iz regij v Grčiji, enaki produkti toženke pa nimajo tega geografskega izvora, so po točkah a) in b) prvega odstavka 114. člena ZIL-1 relevantni tako absolutni kot relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke. V prvem odstavku 43. člena ZIL-1 so določeni absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke. Med drugim se po točki g) prvega odstavka 43. člena kot znamka ne sme registrirati znak, ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev; po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 pa kot znamke ni mogoče registrirati znaka, ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označbah.

12.Po noveli ZIL-1E pa so ničnostni razlogi tudi relativni razlogi za zavrnitev znamke, opredeljeni v prvem odstavku 44. člena ZIL-1, med drugim se po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 znamka ne registrira za znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pa se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane označbe porekla ali geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije, ki urejajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Ker je tožnica oseba, ki je upravičena do uporabe ZGO iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona, je skladno s točko d) četrtega odstavka 114. člena ZIL-1 upravičena uveljavljati ničnost znamke tudi iz relativnih ničnostnih razlogov po prvem odstavku 44. člena ZIL-1. Sodišče prve stopnje je to pravilno pojasnilo v točkah 14 in 16 obrazložitve izpodbijane sodbe.

13.Tožnica pa se je sklicevala tudi na ničnost znamk, ker toženka znamk ni prijavila v dobri veri, kar je ničnostni razlog po točki c) prvega odstavka 114. člena ZIL-1.

Glede ničnostnih razlogov po točki g) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 oziroma točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1

14.Pritožba izrecno pritrjuje, da se je sodišče prve stopnje vsebinsko opredelilo, da ne obstaja ničnostni razlog po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, s tem pa vsebinsko tudi do ničnostnega razloga po točki g) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. V obeh primerih gre za vprašanje zavajanja javnosti oziroma verjetnosti zmede, v konkretnem primeru glede geografskega izvora blaga. Ne sme se namreč registrirati znak, ki zavaja javnost glede geografskega izvora blaga oziroma znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

15.Ker pritožnica v tem delu konkretizirano ne izpodbija dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, nasprotna stranka pa odgovora na pritožbo ni podala, je pritožbeno sodišče pri presoji, ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno ali ne, vezano na dejstveno podstat, ki izhaja iz razlogov izpodbijane sodbe. Ker iz teh ne izhaja verjetnost, da sporni znamki na trgu Republike Slovenije ustvarjata zmedo in zavajanje, česar tožnica v pritožbi ne izpodbija, je pravilen zaključek sodišča prve stopnje stopnje, da iz teh razlogov znamki nista nični.

Glede ničnostnega razloga po točki c) prvega odstavka 114. člena ZIL-1

16.Po točki c) prvega odstavka 114. člena ZIL-1 je nična znamka, če prijavitelj ni bil v dobri veri. Pritožba pritrjuje, da se je sodišče prve stopnje s tem kriterijem ukvarjalo, z ničimer pa ne omaje zaključka sodišče prve stopnje, da so navedbe tožnice o registraciji znamk v slabi veri neutemeljene.

17.Pritožbeni očitek kršitve 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ni utemeljen. Tožnica je ničnost spornih znamk argumentirala tudi z nasprotovanjem Prespanskemu sporazumu, res pa zgolj v zvezi z ničnostnim razlogom prijave znamk v slabi veri, kar v pritožbi potrjuje. Gre za sporazum, sklenjen med državama Grčijo in Republiko Severno Makedonijo dne 17. 6. 2018 v Prespi. Kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, ta sporazum ne ureja pravic intelektualne lastnine med osebami zasebnega prava. Vendar pa okoliščina, da toženka spornih znamk ni registrirala v nasprotju z določili Prespanskega sporazuma, česar pritožnica ne izpodbija, utemeljuje zaključek sodišča prve stopnje, da so neutemeljene navedbe tožnice, da naj bi toženka sporni znamki registrirala v slabi veri.

18.Pritožnica v pritožbi izrecno navaja, da ni utemeljevala svojih tožbenih zahtevkov na kršitvah Prespanskega sporazuma, temveč izključno na kršitvah 43. in 44. člena ZIL-1 v povezavi s 114. členom ZIL-1 in relevantnimi akti prava EU (med njimi Uredbe 2017/1001 in Uredbe 1234/2007), s čimer tožnica sama pritrjuje, da ni podan zakonski dejanski stan samostojnega ničnostnega razloga po točki c) prvega odstavka 114. člena ZIL-1. Kršitev 43. člena ZIL-1 je namreč ničnostni razlog po točki a) prvega odstavka 114. člena ZIL-1, kršitev 44. člena tega zakona pa ničnostni razlog po točki b) prvega odstavka 114. člena ZIL-1.

Glede kršitve prej registrirane ZGO

19.Jedro spora v tem pravdnem postopku je vprašanje, ali toženkini znamki nasprotujeta prej registrirani ZGO tožnice z imenom »Makedonija«.

20.Sodišče prve stopnje je sicer zaključilo, da toženki ni mogoče prepovedati uporabe znamke na podlagi prej registrirane označbe porekla ali geografske označbe tožnice, ki vsebuje poimenovanje Makedonija, kar je utemeljilo (zgolj) s tem, da tožnica ni dokazala, da znamki na trgu Republike Slovenije ustvarjata zmedo in zavajanje. Vendar pa navedena dejstva, ki se nanašajo na zmedo in zavajanje javnosti, ne utemeljujejo zaključka o tem, da toženki ni mogoče prepovedati uporabe znamke na podlagi prej registrirane geografske označbe tožnice, ki vsebuje poimenovanje Makedonija, kar predstavlja tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Zgornja premisa (pravilo o ničnosti znamk iz razloga nasprotovanja prej registrirani ZGO tožnice) se ne prilega uporabljeni spodnji premisi (dejstvom glede zavajanja in ustvarjanja zmede na trgu v Republiki Sloveniji). Na teh dejstvih je sicer utemeljeno izključiti razloge za ničnost znamke po točki g) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (zavajanje javnosti) in točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (verjetnost zmede), ne utemeljujejo pa zaključka o možnosti prepovedi uporabe znamk zaradi prej registrirane ZGO. Gre namreč za dva samostojna ničnostna razloga, ki ne vsebujeta pogoja zavajanja javnosti ali verjetnosti zmede, kot pravilno opozarja tožnica v pritožbi.

21.Tožnica se je že v tožbi sklicevala na oba omenjena razloga (absolutnega in relativnega) nasprotovanja poznejših toženkinih znamk njeni predhodni ZGO in na naroku tudi navedla, da je njena ZGO zaščitena po pravu EU, bolj natančno na podlagi Uredbe 1234/2007, v obrambo pa se je toženka na naroku sklicevala na drugi odstavek 102. člena Uredbe 1308/2013. Pritožba utemeljeno navaja, da se kljub temu sodišče prve stopnje s konkurenco poznejših toženkinih znamk s prej zaščiteno geografsko označbo tožnice v izpodbijani sodbi sploh ni ukvarjalo.

22.Bistvena funkcija zaščite geografskih označb je, da se potrošnikom zagotavlja geografsko poreklo proizvodov in njihovih posebnih značilnosti, povezanih s tem poreklom. To zaščito tožničine ZGO je potrebno zagotoviti tudi v RS. Pritožnica pa utemeljeno navaja, da sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni obravnavalo relevantnega vprašanja nasprotovanja znamk prej registrirani zaščiteni geografski označbi (ZGO) tožnice, ki se nanaša na označbo „Μακεδονία“ oziroma v angleškem prevodu „Macedonia“. Kot pravilno navaja pritožnica, se navedena zaščitena geografska označba in sporni znamki nanašata na enake produkte in obe uporabljata besedo „Macedonia“, nimata pa enake geografske regije izvora produktov. Navedena ZGO tožnice je zaščitena na ravni EU, katere članica je RS, ki mora upoštevati tudi (nacionalne in evropske) predpise o zaščiti ZGO. Pritožba utemeljeno opozarja tudi, da pri presoji ničnostnih razlogov po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL in točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne gre za presojo verjetnosti zmede in/ali zavajanja, kar je obravnavalo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi.

22.Bistvena funkcija zaščite geografskih označb je, da se potrošnikom zagotavlja geografsko poreklo proizvodov in njihovih posebnih značilnosti, povezanih s tem poreklom. To zaščito tožničine ZGO je potrebno zagotoviti tudi v RS. Pritožnica pa utemeljeno navaja, da sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni obravnavalo relevantnega vprašanja nasprotovanja znamk prej registrirani zaščiteni geografski označbi (ZGO) tožnice, ki se nanaša na označbo „Μακεδονία“ oziroma v angleškem prevodu „Macedonia“. Kot pravilno navaja pritožnica, se navedena zaščitena geografska označba in sporni znamki nanašata na enake produkte in obe uporabljata besedo „Macedonia“, nimata pa enake geografske regije izvora produktov. Navedena ZGO tožnice je zaščitena na ravni EU, katere članica je RS, ki mora upoštevati tudi (nacionalne in evropske) predpise o zaščiti ZGO. Pritožba utemeljeno opozarja tudi, da pri presoji ničnostnih razlogov po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL in točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne gre za presojo verjetnosti zmede in/ali zavajanja, kar je obravnavalo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi.

23.Izpodbijana sodba tako nima razlogov o zaključku, da ni podan ničnostni razlog znamke iz absolutnega razloga po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po kateri znamka ne more biti znak, ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označb. Enako velja za relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po katerem se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane označbe porekla ali geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije, ki urejajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Glede na to, da je kršitev zaščite označbe porekla oziroma geografske označbe v ZIL-1 omenjena dvakrat (tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1), se pritožbeno sodišče enako kot pravna teorija sprašuje, zakaj ga zakonodajalec umešča med absolutne razloge in še enkrat med relativne razloge. Pravna teorija odgovarja, da je prvi razlog, ker gre za prejšnjo pravico, ki se sicer ravno tako obravnava v okviru relativnih razlogov, kar pomeni, da lahko registraciji ugovarja tudi imetnik prejšnje pravice in se ne uveljavlja zgolj po uradni dolžnosti. In drugič, relativni razlog je širši, saj se lahko upoštevajo tudi situacije, ki ne sodijo v okvir absolutnega razloga (npr. za ko gre za popolnoma različno blago in ne za primerljive proizvode, na katere je omejen absolutni razlog). V konkretnem primeru gre za primerljivo blago, torej je potrebna presoja, ali registracija spornih znamk nasprotuje varstvu, ki ga dajeta tožničini ZGO tako absolutni kot relativni razlog, ki pa se vsebinsko prekrivata.

23.Izpodbijana sodba tako nima razlogov o zaključku, da ni podan ničnostni razlog znamke iz absolutnega razloga po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po kateri znamka ne more biti znak, ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označb. Enako velja za relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po katerem se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane označbe porekla ali geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije, ki urejajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Glede na to, da je kršitev zaščite označbe porekla oziroma geografske označbe v ZIL-1 omenjena dvakrat (tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1), se pritožbeno sodišče enako kot pravna teorija sprašuje, zakaj ga zakonodajalec umešča med absolutne razloge in še enkrat med relativne razloge. Pravna teorija odgovarja, da je prvi razlog, ker gre za prejšnjo pravico, ki se sicer ravno tako obravnava v okviru relativnih razlogov, kar pomeni, da lahko registraciji ugovarja tudi imetnik prejšnje pravice in se ne uveljavlja zgolj po uradni dolžnosti. In drugič, relativni razlog je širši, saj se lahko upoštevajo tudi situacije, ki ne sodijo v okvir absolutnega razloga (npr. za ko gre za popolnoma različno blago in ne za primerljive proizvode, na katere je omejen absolutni razlog). V konkretnem primeru gre za primerljivo blago, torej je potrebna presoja, ali registracija spornih znamk nasprotuje varstvu, ki ga dajeta tožničini ZGO tako absolutni kot relativni razlog, ki pa se vsebinsko prekrivata.

24.Kot utemeljeno navaja pritožba, v tem delu izpodbijane sodbe ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. V izpodbijani sodbi ni nobenih razlogov o presoji konkurence med toženkinima znamkama in tožničino ZGO in s tem v zvezi presoje, ali sporni znamki posegata v prej registrirano ZGO tožnice.

24.Kot utemeljeno navaja pritožba, v tem delu izpodbijane sodbe ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. V izpodbijani sodbi ni nobenih razlogov o presoji konkurence med toženkinima znamkama in tožničino ZGO in s tem v zvezi presoje, ali sporni znamki posegata v prej registrirano ZGO tožnice.

25.Pritožbeno sodišče je zato izpodbijano sodbo in posledično tudi sklep razveljavilo ter vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (prvi odstavek 354. člena ZPP in 355. člen ZPP). Razveljavitev izpodbijane sodbe in sklepa ter vrnitev zadeve v novo sojenje je po oceni pritožbenega sodišča nujna, ker glede na naravo stvari in okoliščine primera sámo ne more odpraviti ugotovljenih kršitev oziroma pomanjkljivosti (prvi odstavek 354. člena in prvi odstavek 355. člena ZPP). Do vseh pravno odločilnih dejstev in dokazov ter do pravnih naziranj obeh pravdnih strank se je kot prvo dolžno opredeliti sodišče prve stopnje, pri čemer sta v konkretnem primeru izostala ugotavljanje in pravna presoja celega sklopa pravno pomembnih dejstev. Če bi to presojo prvič opravilo pritožbeno sodišče, bi poseglo v pravico strank do izjave (kot temeljno procesno pravico, preko katere se uresničujeta pravica do enakega varstva pravic in pravica do učinkovitega sodnega varstva) ter v pravico strank do pravnega sredstva (22., 23. in 25. člen Ustave RS). Obenem pritožbeno sodišče ocenjuje, da zaradi vrnitve zadeve v ponovno odločanje nobena od strank ne bo utrpela hujše kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter da bo novo sojenje lahko lažje in hitreje potekalo pred sodiščem prve stopnje (primerjaj drugi odstavek 354. člena in drugi odstavek 355. člena ZPP).

25.Pritožbeno sodišče je zato izpodbijano sodbo in posledično tudi sklep razveljavilo ter vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (prvi odstavek 354. člena ZPP in 355. člen ZPP). Razveljavitev izpodbijane sodbe in sklepa ter vrnitev zadeve v novo sojenje je po oceni pritožbenega sodišča nujna, ker glede na naravo stvari in okoliščine primera sámo ne more odpraviti ugotovljenih kršitev oziroma pomanjkljivosti (prvi odstavek 354. člena in prvi odstavek 355. člena ZPP). Do vseh pravno odločilnih dejstev in dokazov ter do pravnih naziranj obeh pravdnih strank se je kot prvo dolžno opredeliti sodišče prve stopnje, pri čemer sta v konkretnem primeru izostala ugotavljanje in pravna presoja celega sklopa pravno pomembnih dejstev. Če bi to presojo prvič opravilo pritožbeno sodišče, bi poseglo v pravico strank do izjave (kot temeljno procesno pravico, preko katere se uresničujeta pravica do enakega varstva pravic in pravica do učinkovitega sodnega varstva) ter v pravico strank do pravnega sredstva (22., 23. in 25. člen Ustave RS). Obenem pritožbeno sodišče ocenjuje, da zaradi vrnitve zadeve v ponovno odločanje nobena od strank ne bo utrpela hujše kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter da bo novo sojenje lahko lažje in hitreje potekalo pred sodiščem prve stopnje (primerjaj drugi odstavek 354. člena in drugi odstavek 355. člena ZPP).

26.V novem sojenju naj sodišče prve stopnje presodi zatrjevano ničnost znamke tudi iz absolutnega razloga po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, torej ali gre za znak, ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Evropske unije, ki zagotavljajo varstvo geografskih označb, in relativnega razloga po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, skladno s katero se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo varstvo geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke. V tem okviru naj upošteva relevantno evropsko zakonodajo o zaščiti geografskih označb. Drži sicer, da sta izpodbijani znamki slovenski nacionalni znamki, zaradi česar se uporabljajo določbe ZIL-1 o blagovni znamki. Vendar ZIL-1 v tem delu napotuje na predpise EU, ki zagotavljajo zaščito ZGO. Tožničina ZGO je registrirana po pravu EU, zato mora sodišče presojati morebitno nasprotovanje toženkinih znamk pravilom EU o zaščiti, ki jo na ravni EU zagotavlja tožničina ZGO. Republika Slovenije je članica EU in mora zagotavljati sistem zaščite ZGO po predpisih EU. Relevantno podlago glede obsega zaščite tožničine ZGO v tem primeru predstavlja Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v nadaljevanju: Uredba št. 1308/2013). Tožničina ZGO je bila sicer registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki pa jo je v času vložitve tožbe nadomestila Uredba št. 1308/2013.

26.V novem sojenju naj sodišče prve stopnje presodi zatrjevano ničnost znamke tudi iz absolutnega razloga po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, torej ali gre za znak, ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Evropske unije, ki zagotavljajo varstvo geografskih označb, in relativnega razloga po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, skladno s katero se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo varstvo geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke. V tem okviru naj upošteva relevantno evropsko zakonodajo o zaščiti geografskih označb. Drži sicer, da sta izpodbijani znamki slovenski nacionalni znamki, zaradi česar se uporabljajo določbe ZIL-1 o blagovni znamki. Vendar ZIL-1 v tem delu napotuje na predpise EU, ki zagotavljajo zaščito ZGO. Tožničina ZGO je registrirana po pravu EU, zato mora sodišče presojati morebitno nasprotovanje toženkinih znamk pravilom EU o zaščiti, ki jo na ravni EU zagotavlja tožničina ZGO. Republika Slovenije je članica EU in mora zagotavljati sistem zaščite ZGO po predpisih EU. Relevantno podlago glede obsega zaščite tožničine ZGO v tem primeru predstavlja Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v nadaljevanju: Uredba št. 1308/2013). Tožničina ZGO je bila sicer registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki pa jo je v času vložitve tožbe nadomestila Uredba št. 1308/2013.

27.Vse navedeno mora presoditi sodišče prve stopnje v novem sojenju (upoštevajoč tudi okoliščino, da sporni znamki sicer vsebujeta besedo „Macedonia“, ki je angleški prevod imena ZGO tožnice, vendar ne samo to). Preveriti (in utemeljiti) mora, ali sporni znamki posegata v obseg pravic, ki jih tožnici zagotavlja zadevna Uredba št. 1308/2013. Pravna teorija pojasnjuje, da je registracija znamk, ki vsebujejo prej registrirane ZGO, prepovedana, če so podane okoliščine iz 103. člena Uredbe št. 1308/2013. Sodišču so lahko v pomoč smernice EUIPO in sodbe SEU, čeprav je konkretni primer specifičen. Sporni znamki namreč vsebujeta besedo „Macedonia“ oziroma „Macedonian“, ki je angleški prevod imena ZGO tožnice, vendar hkrati tudi del imena toženke in njene države. Sodišče prve stopnje naj se opredeli tudi do ugovora toženke po drugem odstavku 102. člena Uredbe 1308/2013.

27.Vse navedeno mora presoditi sodišče prve stopnje v novem sojenju (upoštevajoč tudi okoliščino, da sporni znamki sicer vsebujeta besedo „Macedonia“, ki je angleški prevod imena ZGO tožnice, vendar ne samo to). Preveriti (in utemeljiti) mora, ali sporni znamki posegata v obseg pravic, ki jih tožnici zagotavlja zadevna Uredba št. 1308/2013. Pravna teorija pojasnjuje, da je registracija znamk, ki vsebujejo prej registrirane ZGO, prepovedana, če so podane okoliščine iz 103. člena Uredbe št. 1308/2013. Sodišču so lahko v pomoč smernice EUIPO in sodbe SEU, čeprav je konkretni primer specifičen. Sporni znamki namreč vsebujeta besedo „Macedonia“ oziroma „Macedonian“, ki je angleški prevod imena ZGO tožnice, vendar hkrati tudi del imena toženke in njene države. Sodišče prve stopnje naj se opredeli tudi do ugovora toženke po drugem odstavku 102. člena Uredbe 1308/2013.

28.Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

28.Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

-------------------------------

-------------------------------

1Glej sodbo SEU T-510/15 z dne 2. 2. 2017: Sodišče je že razsodilo, da gre lahko za navajanje zaščitene označbe, tudi če ni nobene verjetnosti zmede med zadevnimi proizvodi, saj je pomembno zlasti, da se v javnosti ne povzroči asociacija na poreklo proizvoda in da se gospodarski subjekt neupravičeno ne okoristi z ugledom ZGO (po analogiji glej sodbo SEU C-75/15 z dne 21. 1. 2016, Viiniverla, točke 33, 35 in 45 ter tam navedeno sodno prakso).

1Glej sodbo SEU T-510/15 z dne 2. 2. 2017: Sodišče je že razsodilo, da gre lahko za navajanje zaščitene označbe, tudi če ni nobene verjetnosti zmede med zadevnimi proizvodi, saj je pomembno zlasti, da se v javnosti ne povzroči asociacija na poreklo proizvoda in da se gospodarski subjekt neupravičeno ne okoristi z ugledom ZGO (po analogiji glej sodbo SEU C-75/15 z dne 21. 1. 2016, Viiniverla, točke 33, 35 in 45 ter tam navedeno sodno prakso).

2M. Repas, M. Ovčak Kos in E. Zirnstein, Pravo intelektualne lastnine, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2023, str. 299.

2M. Repas, M. Ovčak Kos in E. Zirnstein, Pravo intelektualne lastnine, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2023, str. 299.

3Ibidem.

3Ibidem.

4Prim. Annette Kur, Martin Senetleben, European Trade Mark Law, A Commentary, Oxford University Press, 2017, točka 4.248, str. 190.

4Prim. Annette Kur, Martin Senetleben, European Trade Mark Law, A Commentary, Oxford University Press, 2017, točka 4.248, str. 190.

5Uredba št. 1308/2013 je od 13. 5. 2024 nadomeščena z novo Uredbo (EU) št. 2024/1143 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012, ki pa se glede na čas vložitve tožbe v tem postopku ne uporablja.

5Uredba št. 1308/2013 je od 13. 5. 2024 nadomeščena z novo Uredbo (EU) št. 2024/1143 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012, ki pa se glede na čas vložitve tožbe v tem postopku ne uporablja.

6Obe znamki namreč poleg besedila „Wines of Macedonia“ oziroma „Macedonian Wines“ vsebujeta tudi figurativni element in besedilo „Republic of North Macedonia“.

6Obe znamki namreč poleg besedila „Wines of Macedonia“ oziroma „Macedonian Wines“ vsebujeta tudi figurativni element in besedilo „Republic of North Macedonia“.

7Prim. M. Repas, M. Ovčak Kos in E. Zirnstein, Pravo intelektualne lastnine, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2023, str. 272.

7Prim. M. Repas, M. Ovčak Kos in E. Zirnstein, Pravo intelektualne lastnine, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2023, str. 272.

8Ta določa zaščito ZGO: 1. Zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo lahko uporablja vsak izvajalec, ki trži vino, ki je bilo pridelano v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda. 2. Zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba ter vino, za katero se uporablja navedeno zaščiteno ime v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščiteni pred: (a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo navedenega zaščitenega imena: (i) za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, ali (ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala sloves označbe porekla ali geografske označbe; (b) vsako zlorabo, posnemanjem ali prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo proizvoda ali storitve navedeno ali če je zaščiteno ime prevedeno , drugače zapisano ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, kot so "stil", "tip", "metoda", "kot se proizvaja v", "imitacija", "okus", "kot" ali podobno; (c) vsako drugo napačno ali zavajajočo navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na zadevni vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu proizvoda; (d) vsemi drugimi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda. 3. Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe v Uniji ne postanejo generične v smislu člena 101(1).

8Ta določa zaščito ZGO: 1. Zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo lahko uporablja vsak izvajalec, ki trži vino, ki je bilo pridelano v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda. 2. Zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba ter vino, za katero se uporablja navedeno zaščiteno ime v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščiteni pred: (a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo navedenega zaščitenega imena: (i) za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, ali (ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala sloves označbe porekla ali geografske označbe; (b) vsako zlorabo, posnemanjem ali prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo proizvoda ali storitve navedeno ali če je zaščiteno ime prevedeno , drugače zapisano ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, kot so "stil", "tip", "metoda", "kot se proizvaja v", "imitacija", "okus", "kot" ali podobno; (c) vsako drugo napačno ali zavajajočo navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na zadevni vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu proizvoda; (d) vsemi drugimi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda. 3. Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe v Uniji ne postanejo generične v smislu člena 101(1).

9M. Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 125.

9M. Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 125.

10Člen 102. Uredbe št. 1308/2013 določa razmerje do blagovnih znamk: 1. Registracija blagovne znamke, ki vsebuje ali jo sestavlja zaščitena označba porekla ali geografska označba, ki ni v skladu z zadevno specifikacijo proizvoda, ali katere uporaba je zajeta v členu 103(2) in ki se nanaša na proizvod, ki spada v eno od kategorij s seznama v delu II Priloge VII, se: (a) zavrne, če je prijava za registracijo blagovne znamke vložena po datumu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisije in je označba porekla ali geografska označba nato zaščitena, ali (b) razveljavi. 2. Brez poseganja v člen 101(2) se lahko blagovna znamka iz odstavka 1 tega člena, ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevno pravo, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem zaščite označbe porekla ali geografske označbe v izvorni državi ali pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja in podaljšuje kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta )

10Člen 102. Uredbe št. 1308/2013 določa razmerje do blagovnih znamk: 1. Registracija blagovne znamke, ki vsebuje ali jo sestavlja zaščitena označba porekla ali geografska označba, ki ni v skladu z zadevno specifikacijo proizvoda, ali katere uporaba je zajeta v členu 103(2) in ki se nanaša na proizvod, ki spada v eno od kategorij s seznama v delu II Priloge VII, se: (a) zavrne, če je prijava za registracijo blagovne znamke vložena po datumu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisije in je označba porekla ali geografska označba nato zaščitena, ali (b) razveljavi. 2. Brez poseganja v člen 101(2) se lahko blagovna znamka iz odstavka 1 tega člena, ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevno pravo, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem zaščite označbe porekla ali geografske označbe v izvorni državi ali pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja in podaljšuje kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta )