Jedro

Eden od znakov razlikovanja je lahko tudi oblika telesa. Vendar pa oblika takrat, kadar je ta oblika zgolj v vlogi funkcionalnosti izdelka, ni razločevalni element v smislu 5. alineje 3. odst. 13. čl. ZVK. V takšnem primeru oblika izdelka namreč ni niti označba niti podatek, ki bi opredeljevala ta izdelek glede na izvor, način proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga.

S sklicevanjem na evropski patent, ki tožeči stranki za Slovenijo ni podeljen, tožeča stranka po eni strani ne more uspeti zato, ker se od proizvajalcev konkurenčnih izdelkov ne pričakuje, da bodo širom po svetu preverjali patentno zaščito izdelka, kateremu na določenem trgu konkurirajo, po drugi strani pa bi taka zahteva izvotlila zaščito po patentnem pravu.

Izrek

Pritožbi ugodi in se izpodbijana sodba spremeni

1. v prvem odstavku izreka tako, da se tožbeni zahtevek, ki se glasi: "Tožena stranka je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti sodbe prenehati z vsakršno nadaljnjo uporabo z modelom št. 9750025 zaščitenega vsebnika v proizvodnji ter prenehati s proizvodnjo, prodajo, oglaševanjem, oziroma reklamiranjem in ponujanjem vsebnikov, izdelanih po navedenem modelu, predvsem vsebnikov z oznako "P.", zavrne;

2. v drugem odstavku izreka pa tako, da je tožena stranka dolžna v osmih dneh od prejema te sodbe povrniti tožeči stranki njene pravdne stroške v znesku 190.540,00 SIT, od preteka tega roka dalje pa tudi zakonske zamudne obresti.

II.

Tožeča stranka je dolžna v osmih dneh povrniti toženi stranki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 208.500,00 SIT od preteka tega roka dalje pa tudi zakonske zamudne obresti.

Zahtevek tožeče stranke za povrnitev njenih stroškov pritožbenega postopka se zavrne.

Obrazložitev

I. 1. V ponovljenem sojenju je prvostopno sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku, razvidnemu iz navednic pod točko I. 1. izreka te sodbe in odločilo, da mora tožena stranka povrniti tožeči stranki njene pravdne stroške v znesku 1,288.980,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10.11.2005 dalje.

2. Proti tej sodbi se je tožena stranka pravočasno pritožila. Uveljavljala je vse pritožbene razloge, ki so navedeni v 1. odst. 338. čl. ZPP in predlagala razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Zahtevala je tudi povrnitev stroškov pritožbenega postopka.

3. V odgovoru na pritožbo je tožeča stranka predlagala zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane sodbe. Tudi ona je zahtevala povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

4. Pritožba je utemeljena.

II.

1. V okviru uradnega preizkusa izpodbijane sodbe (2. odst. 350. čl. ZPP) pritožbeno sodišče ugotavlja, da je izpodbijana sodba posledica zmotne uporabe materialnega prava.

2. Po tistem, ko je bilo o posameznih delih tožbenega zahtevka v tem sporu že pravnomočno odločeno, je v nadaljevanju postopka tožeča stranka vztrajala še pri zahtevku na prenehanje uporabe (sedaj že) z bivšim modelom št. 9750025 zaščitenega vsebnika P. v proizvodnji ter proizvodnje, prodaje, oglaševanja, reklamiranja in ponujanja vsebnikov, izdelanih po tem (bivšem) modelu. Navedla je, da je nosilka v Sloveniji sicer neregistriranega evropskega patenta za tehnološki postopek izdelave farmacevtskih in kozmetičnih mas s pomočjo mešalnega stroja, ki ga trži z uporabo blagovne znamke C. U.. Bistvo tega patenta je potrditvah tožeče stranke v tem, da pripravka iz mešalne posode ni potrebno ponovno polniti v embalažo, torej v vsebnik, ki je namenjen potrošniku. Potrošnik uporablja vsebnik tako, da pritiska njegovo premično dno in na ta način iztiska vsebino skozi odprtino v pokrovu. Patent naj bi imele tožeča stranka po svojih trditvah podeljen za vsebnike in mešalce. Tožena stranka pa si je pri uradu RS za intelektualno lastnino izposlovala model št. 9750025, s katerim je zavarovala identični vsebnik, imenovan P., kot "vsebnik, zlasti za farmacevtske proizvode." V svojih navedbah je tožeča stranka povzela opis tega modela. Pri tem pa ni zatrjevala, da bi bila z njim zaščitena tudi bela barva za lonček in rdeča barva za oba pokrovčka vsebnika P.. Navedla je le, da v teh barvah sama daje na trg vsebnik U.. Iz njenih trditev dalje izhaja, da se vsebnik tožene stranke P. od vsebnika tožeče stranke U. ne razlikuje po nobenem obeležju, ki bi vplivalo na funkcionalnost vsebnika. Dimenzije modela P. so identične z modelom U., navojna zamaška za odprtino na pokrovu obeh vsebnikov imata enak navoj, enak navoj pa imata tudi pokrova. Iz povzetka teh navedb torej izhaja, da je oblika vsebnika P. oblikovni posnetek vsebnika U. zgolj iz funkcionalnih razlogov.

3. Tožbeni zahtevek je tožeča stranka utemeljevala z določili nelojalne konkurence (patentne zaščite v Sloveniji namreč nima). Nelojalno konkurenco vidi tožeča stranka v kopiranju z evropskim patentom zaščitenega in v Sloveniji znanega izdelka "(vloga tožeče stranke l. št. 31) ter v prizadevanjih tožene stranke svoj izdelek prodati istim kupcem, torej lekarnam, ki izdelujejo maže z mešalniki, izdelanimi po tožnikovem patentu C. U.. Ker je vsebnik P. funkcionalna kopija vsebnikov U. do te mere, da ga je možno mehansko povezati z mešalniki C. U., tožeča stranka trdi, da lahko prihaja do zmede na trgu glede izvora, načina proizvodnje in drugih lastnosti vsebnikov P., saj je eden od znakov razlikovanja tudi oblika telesa. Sklicevala se je na določilo 5. in 8. alineje 3. odst. 13. čl. ZVK.

4.1. Po 5. alineji 3. odst. 13. člena ZVK stori dejanje nelojalne konkurence tudi tisti, ki ob upoštevanju generalne klavzule iz 2. odst. tega člena prodaja blago z označbami, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga.

4.2. Pritožbeno sodišče pritrjuje stališču tožeče stranke, da je eden od znakov razlikovanja lahko tudi oblika telesa. Vendar pa oblika takrat, kadar je ta oblika zgolj v vlogi funkcionalnosti izdelka, ni razločevalni element v smislu 5. alineje 3. odst. 13. čl. ZVK. V takšnem primeru oblika izdelka namreč ni niti označba niti podatek, ki bi opredeljevala ta izdelek glede na izvor, način proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga. Oblika je potrditvah tožeče stranke same izraz in posledica tehničnih zahtev mešalnika, tožeča stranka pa naj bi za sporno tehnično rešitev pridobila celo patent. Značilnosti izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo, pa po presoji pritožbenega sodišča ni mogoče šteti za lastnosti, ki bi imele razločevalno funkcijo (arg. 2. odst. 36. čl. ZIL-1). V takšnem primeru gre za značilnosti, ki opredeljujejo bistvo izdelka, to je izdelek kot takšen. Ne gre pa za značilnosti, ki nek izdelek razločujejo od drugih enakih ali podobnih izdelkov. Tehničnih značilnosti izdelka iz istega razloga tudi ni mogoče šteti za podatek o načinu proizvodnje, količini, kakovosti ali "drugim" lastnosti blaga. Zato uporaba, proizvodnja, prodaja, oglaševanje oziroma reklamiranje in ponujanje vsebnikov P., ne predstavlja dejanj nelojalne konkurence. Pritožbeno sodišče sicer soglaša s stališčem tožeče stranke, da so vsebniki P. zamenljivi z vsebniki U. tudi zaradi identične barve lončkov in pokrovčkov obeh vsebnikov, zaradi česar med vsebniki tožeče in vsebnikov tožene stranke ni prav nikakršne razlike. Zato ravnanje tožene stranke, ki do natankosti posnema vsebnik tožeče stranke tudi v pogledu barve, ni korektno. Ker pa je tožeča stranka s tožbenim zahtevkom zahtevala prepoved trženja vsebnikov, zavarovanih z (sedaj že ničnim) modelom P., enaka barva lončkov in vsebnikov pri odločanju o tožbenem zahtevku ne more igrati nobene vloge. Tožeča stranka namreč ne zahteva, naj sodišče toženi stranki prepove proizvajati in na trgu nastopati z vsebniki značilne rdeče in bele barve, ki jih proizvaja sama, temveč vsebino zatrjevanega dejanja nelojalne konkurence opredeli v prepovednem zahtevku, ki ga konkretizira z (sedaj že bivšim) modelom"vsebnik zlasti za farmacevtske proizvode". Iz tega sledi, da tožba tožeče stranke, kolikor je oprta na 5. alinejo 3. odst. 13. čl. ZVK, ni sklepčna. Glede na navedeno je prvostopna presoja, da je podan dejanski stan iz tega določila, pravno zmotna.

5.1. Upoštevajoč navedbe tožeče stranke, da so bila posamezna ravnanja tožene stranke že od vsega začetka usmerjena v prekinitev in oteževanje obstoječih utečenih poslovnih razmerij med tožečo stranko in slovenskimi lekarnami, je prvostopno sodišče tožbenemu zahtevku ugodilo tudi na podlagi 8. alineje 3. odst. 13. čl. ZVK.

5.2. Dejanje nelojalne konkurence po zgoraj omenjenem določilu stori tisti, ki ob upoštevanju generalne klavzule iz 2. odst. 13. čl. ZVK neupravičeno razdira pogodbe s kakšnim podjetjem, da bi se sklenila enaka ali podobna pogodba z drugim podjetjem. Ker pa s tožbenim zahtevkom tožeča stranka ne zahteva prepovedi takega ravnanja, tudi prvostopna odločitev, oprta na 8. alinejo 3. odst. 13. čl. ZVK, predstavlja zmotno uporabo materialnega prava.

6.1. ZVK opredeljuje nelojalno konkurenco s pomočjo generalne klavzule in naštevanja posameznih primerov. Tako je po določilu 2. odst. 13. čl. ZVK nelojalna konkurenca dajanje pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu, v 14. alinejah 3. odst. pa so našteti posamezni primeri, ki lahko predstavljajo dajanje nelojalne konkurence. Glede na to, da v našem sistemu velja načelo primarnosti generalne klavzule, kar pomeni, da je po 1. odst. 13. čl. ZVK prepovedano vsako dejanje, ki ustreza opredelitvi iz 2. odst. istega člena (prim. ZVK s Komentarjem, GV, 1993, stran 73), je navedbe tožeče stranke pritožbeno sodišče presojalo tudi skozi prizmo generalne klavzule.

6.2. Kot je razvidno iz povzetka navedb tožeče stranke pod točko I.2. te obrazložitve, tožeča stranka opira svoj tožbeni zahtevek na trditve, (1) da je nosilka evropskega patenta za "C. U.", katerega sestavni del je tudi vsebnik U. (2) da je tožena stranka pri Uradu za intelektualno lastnino v Ljubljani za identičen vsebnik (P.) izposlovala (sedaj že ničen) model, (3) da se vsebnik P. po nobenem obeležju, ki bi vplivalo na funkcionalnost vsebnika ne razlike od vsebnikov U. ter (4) da skuša prodati svoj izdelek istim kupcem, katerim jih dobavlja tožeča stranka, to je tistim, ki uporabljajo izdelek tožeče stranke C. U..

6.3. Dobri poslovni običaji predstavljajo družbeno moralo, kakor se je oblikovala v poslovnih odnosih. Po Goldštajnu gre za komercialno prakso v tako široki uporabi, da "gospodarstveniki pričakujejo, da bosta pogodbeni stranki ravnali v skladu s to prakso". Po oceni pritožbenega sodišča je zelo mogoče, da kršitelj intelektualne pravice hkrati stori tudi dejanje nelojalne konkurence. Vendar pa s sklicevanjem na evropski patent, ki tožeči stranki za Slovenijo ni podeljen, tožeča stranka po oceni pritožbenega sodišča po eni strani ne more uspeti zato, ker se od proizvajalcev konkurenčnih izdelkov ne pričakuje, da bodo širom po svetu preverjali patentno zaščito izdelka, kateremu na določenem trgu konkurirajo, po drugi strani pa bi taka zahteva izvotlila zaščito po patentnem pravu. Zakaj s trditvami o kršitvi modela tožeča stranka ne more uspeti, je pojasnjeno pod točko II.4.2. te obrazložitve. Na trditvah, da tožena stranka izbira samo tiste kupce, katerim isto blago dostavlja tožeča stranka, pa tožeča stranka ne more uspeti zato, ker tako ravnanje ne predstavlja odstopanj od običajev v smislu ustaljene komercialne prakse. Na to kaže ustaljena praksa, npr. v avtomobilski industriji, kjer rezervne dele znanih proizvajalcev znanih avtomobilov proizvajajo in na trgu ponujajo manj znani proizvajalci. Tako kot je na teh izdelkih označeno, kdo jih proizvaja, pa je tudi na vsebnikih tožene stranke označeno, da se imenujejo P., za razliko od vsebnikov tožeče stranke, ki se imenujejo U. Tako se izkaže, da s tožbenim zahtevkom zahtevana opustitev ravnanj tožene stranke ne predstavlja ravnanj v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

7. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo na podlagi določila 4. točke 358. čl. ZPP spremenilo tako, kot je razvidno iz I. točke izreka te sodbe.

8.1. Ker je pritožbeno sodišče spremenilo prvostopno odločitev o glavni stvari, je moralo spremeniti tudi odločitev o pravdnih stroških (2. odst. 165. čl. ZPP). Tožeča stranka je uspela le s tožbenim zahtevkom na ničnost modela, ne pa tudi s preostalimi deli svojega tožbenega zahtevka. Vrednost spornega predmeta je ocenila na 5.000.000,00 SIT na vse zahtevke. Zato je od te vrednosti pritožbeno sodišče prisojalo pravdne stroške obema strankama. Tožeči stranki je priznalo sledeče pravdne stroške: za sestavo tožbe 1400 točk, za pristop na narok 4.10.2001 350 točk, za zastopanje na naroku 6.12.2001 1400 točk, za zastopanje na naroku 24.1.2002 700 točk in za obvestilo stranki 40 točk, to je skupaj 3850 točk, upoštevajoč povišanje po 2. odst. 15. čl. OT za 48 točk pa skupno 3898 točk. Njena opravila je skladno z zahtevkom iz 9. čl. OT vrednotilo dvojno. Vrednost točke znaša 110,00 SIT, tako da pripada tožeči stranki 482.870,00 SIT. Poleg tega ji pripada še 147.000,00 SIT za prevode in 100.000,00 SIT za sodne takse. Skupaj tožeči stranki priznani pravdni stroški torej znašajo 675.780,00 SIT.

8.2. Toženi stranki pa je pritožbeno sodišče priznalo sledeče pravdne stroške: za pristop na narok dne 4.10.2001 175 točk, za odsotnost iz pisarne 40 točk, za glavno obravnavo 6.12.2001 700 točk, za trajanje 50 točk, za odsotnost iz pisarne 40 točk, za glavno obravnavo dne 24.1.2002 350 točk, za trajanje 150 točk in za odsotnost iz pisarne 40 točk, to je skupno 1445 točk, upoštevajoč 20 % DDV pa 2854 točk, kar ob vrednosti točke na dan izdaje prvostopne sodbe 110.000,00 SIT znaša 203.940,00 SIT, upoštevajoč kilometrino iz Trzina v Ljubljano in nazaj, 3x po 1.000,00 SIT pa 206.940,00 SIT. Nadalje je priznalo toženi stranki nagrado za sestavo pritožbe proti prvi razveljavljeni sodbi IV Pg 18/2001 750 točk, z 20 % DDV pa 900 točk, kar predstavlja 99.000,00 SIT, ob upoštevanju 108.000,00 SIT za takso za pritožbo pa 207.000,00 SIT. Po pritožbi proti prvi razveljavljeni sodbi v tej zadevi pa ji je do druge izpodbijane sodbe priznalo: za udeležbo na glavni obravnavi dne 29.9.2005 175 točk, za glavno obravnavo 10.11.2005 350 točk, to je 525 točk, upoštevajoč 20 % DDV pa 630 točk po 110,00 SIT, kar ob upoštevanju potnih stroškov v višini 2.000,00 SIT znaša 71.300,00 SIT. Skupni, toženi stranki priznani pravdni stroški torej znašajo 485.240,00 SIT, skupni tožeči stranki priznani pravdni stroški pa 675.780,00 SIT. Po pobotanju mora tedaj tožena stranka povrniti tožeči stranki 190.540,00 SIT pravdnih stroškov. Do povrnitve ostalih zahtevanih pravdnih stroškov po OT nobena od pravdnih strank ni upravičena. V primeru zamude bo treba plačati od primarnih pravdnih stroškov tudi zakonske zamudne obresti.

9. Ker je tožeča stranka s pritožbo uspela, je pritožbeno sodišče na podlagi določila 1. odst. 165. čl. ZPP v zvezi s 1. odst. 154. čl. ZPP odločilo, da mora tožeča stranka povrniti toženi stranki tudi njene stroške pritožbenega postopka v znesku 208.500,00 SIT, zahtevek tožeče stranke za povrnitev njenih stroškov pritožbenega postopka pa je na podlagi istega zakonitega določila zavrnilo. Odločitev o zamudnih obresti velja tudi za pritožbene stroške.