Jedro

V sestavljenih znamkah so besedni elementi bolj razlikovalni od drugih, relevantni potrošnik pa se bo na proizvode lažje skliceval z navajanjem besednega dela znamke kot z navajanjem figurativnega dela znamk.

Sodišče kot neutemeljene presoja tožbene navedbe, da naj bi urad kot relevantnega potrošnika nepravilno štel povprečnega potrošnika namesto (povprečnega) uporabnika tobačnih izdelkov. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da se je na nekaterih mestih urad sicer skliceval na „povprečnega potrošnika“, vendar je iz konteksta jasno razvidno, da je ta pojem v odločbi uporabljal v pomenu povprečnega potrošnika tobačnih izdelkov (iz odločbe na nobenem mestu ne izhaja, da bi urad upošteval povprečnega potrošnika kakšne druge vrste blaga in katere, nasprotno pa na več mestih izrecno govori o potrošniku tobačnih izdelkov, in to zlasti v delu, kjer je odločilno, da se upošteva relevantnega potrošnika, to je v točki d), v kateri je ugotavljal verjetnost obstoja zmede v relevantni javnosti).

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil prijavo znamke „BOGART PRESTIGE“ št. Z-201271046 z dne 13. 8. 2012. Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je urad 13. 8. 2012 prejel prijavo znamke za znak „BOGART PRESTIGE“ za blago, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 34. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), je urad 28. 9. 2012 v uradnem glasilu urada objavil prijavo znamke. Dne 24. 12. 2012 je vložil ugovor zoper registracijo znamke AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING (v nadaljevanju vložnik ugovora) ter uveljavljal razlog iz določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in se skliceval na svoji dve prejšnji mednarodni znamki. Urad je preveril utemeljenost navedb v ugovoru in presodil, da je ugovor utemeljen. Ugotovil je, da sta obe prejšnji znamki vložnika ugovora registrirani za blago v razredu 34, enako kot prijavljena znamka. Pri primerjavi znamk je zaradi razlogov ekonomičnosti postopka urad najprej opravil preizkus ugovora v zvezi s prejšnjo mednarodno znamko št. 843219. Pri primerjavi blaga navedene mednarodne znamke in blaga prijavljene znamke je urad zaključil, da gre za enake proizvode. Pri primerjavi znakov prijavljene in prejšnje znamke je urad izhajal med drugim iz ugotovitve, da sta si znaka v določeni meri vizualno podobna, saj oba vsebujeta besedo „PRESTIGE“ in da sta glede na to besedo fonetično in pomensko podobna. To pomeni, da sta si primerjana znaka, gledano v celoti, podobna. V prijavljeni znamki predstavljata beseda „PRESTIGE“ in figurativni element dominantni del, kajti besedni element „BOGART“ in črka „B“ sta izpisana z veliko manjšimi črkami, sta skoraj neopazna, zato jima potrošnik ne bo namenjal toliko pozornosti kot vizualno bolj poudarjenemu elementu, besedi „PRESTIGE“. Po mnenju urada ima beseda „PRESTIGE“ v zvezi s tobačnimi izdelki normalen razlikovalni učinek. Tudi v primeru, da bi potrošniki dojeli ta besedni element v pomenu, da namiguje na kvaliteto proizvodov in ga tako smatrali kot manj razlikovalnega, zaradi položaja te besede v obeh znamkah in v primerjavi z ostalimi elementi znamk igra odločilno vlogo, po kateri upoštevna javnost znak prepozna in si ga prikliče v spomin. Zgolj ugotovitev, da je beseda „PRESTIGE“ manj razlikovalna, pa tudi ne more pomeniti, da je ta element pri celotnem vtisu prijavljene znamke zanemarljiv in da je zato besedni element „BOGART“ dominantni element. Nasprotno, beseda „PRESTIGE“ je tista, ki bo pritegnila pozornost potrošnika, že glede na velikost tega elementa. Pri prijavljeni znamki urad obravnava besedne elemente kot bolj razlikovalne od figurativnih in šteje, da bo povprečni uporabnik tobačnih izdelkov zaznal besedni element „PRESTIGE“ kot znamko ter figurativne elemente zgolj kot okrasne elemente. Glede na enakost blaga, označenega s primerjanima znamkama, in prisotnost skupnega besednega elementa „PRESTIGE“, urad zaključuje, da med znamkama obstaja verjetnost zmede v javnosti.

2. Tožnik se z ugotovitvijo urada, da gre pri prijavljeni in prejšnji znamki za enako blago, strinja. Ne strinja pa se z ugotovitvijo urada, da sta si znaka podobna, kot tudi ne, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki naj bi vključevala verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Tožnik vztraja, da sta si znaka prijavljene in prejšnje znamke popolnoma različna; edina vizualna podobnost je v besedi „PRESTIGE“, drugih podobnosti med znakoma ni. Poleg tega je razlikovalni učinek znaka vložnika ugovora bistveno manjši, kot je razlikovalni učinek znaka tožnika. Znak tožnika je vizualno tako očitno drugačen od znaka znamke vložnika ugovora, da je zamenjava nemogoča. Da je praksa urada drugačna kot v tožnikovem primeru, dokazuje tudi dejstvo, da je pri uradu v bazi slovenskih znamk registriranih 30 veljavnih znamk, ki vsebujejo besedo „PRESTIGE“. Poleg tega so bili registrirani znaki, ki so si bistveno bolj podobni, kot sta si znaka tožnika in vložnika ugovora. Tak primer je registracija znakov, ki vsebujejo besedo „SILVER“; pri uradu so registrirane znamke: SILVER LINE, BENSON IN HEDGES SILVER, John Silver, itd., ki so vse registrirane za razred 34. Podobno velja za izraz „gold“; tudi tu je mogoče najti številne registrirane znamke različnih proizvajalcev tobačnih izdelkov, ki so registrirane za razred 34: GOLD BOND, GOLD BAND, GOLD BLOCK itd. Beseda „GOLD“ je del znamke še drugih proizvajalcev tobačnih izdelkov: JOHN PLAYER GOLD LEAF in BENSON IN HEDGES GOLD. V zvezi s fonetično primerjavo znamk tožnik navaja, da urad ni obrazložil, zakaj meni, da beseda „BOGART“ ne bo izgovorjena. Urad ni navedel, zakaj meni, da naj kadilci ne bi navajali celotnega imena neke znamke. Takšno stališče urada je tudi v nasprotju s sodno prakso, ki šteje, da so kadilci zelo pozorni potrošniki, ki zaznajo razlike v znamkah; tako npr. sodba Vrhovnega sodišča X Ips 420/2010. Ne glede na način naročanja, ki je ustni, je potrebno upoštevati, da bo potrošnik – kadilec izdelke prejel v roke in mu bo takoj jasno, ali je prejel pravi izdelek ali ne. Znaka tožnika in vložnika ugovora pa sta si vizualno zelo različna, kar za kadilca kot pozornega potrošnika pomeni, da ne more priti do zmede. V tem smislu je argumentacija urada nepravilna, ker temelji na standardu povprečnega potrošnika. V zvezi z opravljeno pomensko primerjavo znakov pa tožnik navaja, da beseda „Bogart“ kot del njegovega znaka spominja na ameriškega filmskega igralca Humphreya Bogarta, strastnega kadilca, kar je bilo videti tudi v njegovih filmskih vlogah. Urad je navedel, da beseda „Bogart“ spominja na priimek tujega izvora, zato ga bo povprečni potrošnik najverjetneje tako tudi dojel. Vendar je izhodišče, da je uporabnik tobačnih izdelkov povprečni potrošnik, nepravilno ter nasprotno sodni praksi. Tožnik se sklicuje tudi na stališča sodišča v zadevi I U 1088/2012. Ne strinja se z oceno urada, da sta si znaka „MTS“ in „MS“ bolj različna kot znaka v obravnavani zadevi. Tožnik še dodaja, da je beseda „prestige“ v običajni jezikovni rabi in da kot taka ne more biti predmet varovanja. Praksa je zavzela stališče, da generični izrazi sami po sebi ne morejo biti predmet varovanja v obliki znamke. V javnem interesu je uporaba takšnih izrazov dostopna vsem. Kot predmet varovanja v korist vložnika ugovora je lahko le beseda „prestige“ v okviru grafične podobe, ki jo je prijavil vložnik ugovora in kot takšno jo je treba presojati. Tožnik sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi ter ugovor vložnika zavrne, postopek registracije prijavljene znamke pa nadaljuje oziroma smiselno podrejeno, naj po odpravi izpodbijane odločbe sodišče zadevo vrne organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe ter vztraja pri izpodbijani odločbi in razlogih zanjo, sodišču pa predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

4. Vložnik ugovora kot stranka z interesom v tem upravnem sporu prereka tožbene navedbe ter sodišču predlaga, naj tožbo zavrne, uveljavlja pa tudi povrnitev stroškov postopka.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je sporna odločitev urada, da zavrne registracijo znamke „BOGART PRESTIGE“ št. Z-201271046, sprejeta na podlagi presoje urada, da je utemeljen ugovor zoper registracijo te znamke, ki ga je vložnik opiral na določbo b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in se skliceval na (med drugim) svojo prejšnjo mednarodno znamko št. 843219, ki je figurativna znamka z besednim elementom „PRESTIGE“.

7. Navedeno odločitev je urad sprejel na podlagi zaključkov: - pri primerjavi znakov, ki sta oba figurativni znamki, ki vključujeta besedni element „PRESTIGE“ (da sta znaka vizualno v določeni meri podobna, da sta fonetično in pomensko podobna ter da sta, gledano v celoti, podobna), - pri primerjavi blaga, ki je v primeru obeh znamk razvrščeno v razred 34 NK (da je enako) – ter ocene verjetnosti obstoja zmede (da je zaradi enakega blaga in prisotnosti skupnega besednega elementa „prestige“ v primerjanih znakih ter kljub upoštevani večji pozornosti povprečnega uporabnika tobačnih izdelkov verjetnost obstoja zmede glede izvora blaga podana).

8. Tožnik se ne strinja z zaključki urada, da sta si znaka podobna, kot tudi ne, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki naj bi vključevala verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

9. Po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Glede na to določbo je urad ravnal pravilno, ko je opravil primerjavo podobnosti prijavljene ter prejšnje znamke. V tem okviru je ugotavljal, v skladu s smernicami, ki jih je razvila sodna praksa Sodišča EU, po metodi celovite presoje vizualno, fonetično in pomensko podobnost znakov ter obstoj dominantnih in razlikovalnih delov. Pravilno je ugotavljal tudi podobnost blaga prijavljene in prejšnje znamke ter je protispisna tožbena navedba, da take primerjave urad ni opravil. Urad je ugotavljal, kot zahteva cit. določba b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, tudi obstoj verjetnosti zmede v relevantni javnosti.

10. Kot izhaja iz izpodbijane odločbe, je urad v okviru vizualne primerjave znakov ocenil, da je v znaku prijavljene znamke, ki je figurativen, besedni del „PRESTIGE“ skupaj s figurativnim elementom dominantni del v razmerju do preostalih elementov znaka - kajti beseda „BOGART“ je izpisana s precej manjšimi črkami ter sta ta besedni del in črka „B“ zato pri celotnem vtisu prijavljene znamke manj pomembna. Glede prejšnje znamke, katere znak je prav tako figurativen, pa je ocenil, da dominantnega dela nima, saj ga sestavlja besedni element „PRESTIGE“ in pod tem večji kvadrat s stilizirano črko „P“. Glede na skupni besedni element „PRESTIGE“ (za katerega je po navedenem ocenil, da je skupaj s figurativnim elementom dominanten del v znaku prijavljene znamke in enakovreden figurativnemu delu v znaku prejšnje znamke) je zaključil, da sta si znaka vizualno v določeni meri podobna. S tako oceno kot prepričljivo se sodišče strinja ter ne pritrjuje tožniku, da sta znaka popolnoma različna zaradi v znakih prisotnih različnih barv in ostrih, ravnih oblik ter minimalizma pri podobi znaka prejšnje znamke in valovitih linij ter bogatosti znaka prijavljene znamke. Kot razloguje tudi urad, so namreč v sestavljenih znamkah besedni elementi bolj razlikovalni od drugih, relevantni potrošnik pa se bo na proizvode lažje skliceval z navajanjem besednega dela znamke kot navajanjem figurativnega dela znamk.

11. V okviru fonetične primerjave znakov je urad zaključil, da sta znaka fonetično podobna, ker oba vsebujeta besedo „PRESTIGE“, ki bo izgovorjena enako. V besedi „BOGART“ in črki „B“ se znaka fonetično sicer razlikujeta, vendar urad ocenjuje, da najverjetneje ne bosta izgovorjena, saj predstavljata v znaku prijavljene znamke (ker sta kot sestavna dela znaka po velikosti precej manjša od besednega elementa „PRESTIGE“; beseda BOGART je npr. izpisana z bistveno manjšimi in bistveno manj opaznimi črkami), manj izpostavljen, manj opazen element. Sodišče se s tožnikom ne strinja, da podlage za sklepanje, da prijavljena znamka ne bo izgovorjena kot „BOGART PRESTIGE“, ni. Sodišče kot prepričljivemu pritrjuje zaključku urada, saj je tudi po njegovi presoji logično zaključevati, da relevantni potrošnik - kupec cigaret - v znaku manj opazne (v primerjavi z besedo „PRESTIGE“) črke „B“ in še manj opazne besede „BOGART“ ter zato, da bi bilo naročilo podano enostavno in razumljivo, ne bo izgovoril. Tožnikovo zatrjevanje, da naj bi relevantni potrošnik – kadilec – naročilo izvršil drugače ob zavedanju, da se pod blagovno znamko Bogart Prestige prodajajo izdelki višjega kakovostnega in cenovnega razreda znamke „Bogart“, je neargumentirano in kot tako neprepričljivo.

12. V okviru ugotavljanja pomenske podobnosti znakov je urad primerjal besedna dela znakov „PRESTIGE“, glede na pomen, ki ga po njegovi oceni ima zgolj ta del znaka (ugled, prestiž), ter ugotovil pomensko podobnost znakov. Sodišče pritrjuje oceni urada, da bo relevantni potrošnik besedo „BOGART“ dojel kot priimek tujega izvora. Tudi sam tožnik drugače meni (da bi jih beseda spomnila na filmskega igralca Humpreya Bogarta) le glede „predvsem starejših“ uporabnikov tobačnih izdelkov. Kolikor pa za mlajše uporabnike tobačnih izdelkov tožnik navaja, da če bi iskali pomen besede „bogart“ na internetu (kar je za te uporabnike najpogostejši način iskanja pomena), da bi prav tako „zadetki“ napotovali na filmskega igralca Humpreya Bogarta, sodišče dodaja, da je za pomensko dojemanje znaka pomembnen neposreden vtis, ki ga ima znak na potrošnika, upoštevajoč uporabo (znaka) na embalaži in v oglaševanju ipd., in ne vtis, ki se ga doseže na podlagi predhodnega proučevanja in raziskovanja pomena besednih delov znaka z uporabo informacijske tehnologije ipd.

13. Sodišče kot neutemeljene presoja tožbene navedbe, da naj bi urad kot relevantnega potrošnika nepravilno štel povprečnega potrošnika namesto (povprečnega) uporabnika tobačnih izdelkov. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da se je na nekaterih mestih urad sicer skliceval na „povprečnega potrošnika“, vendar je iz konteksta jasno razvidno, da je ta pojem v odločbi uporabljal v pomenu povprečnega potrošnika tobačnih izdelkov (iz odločbe na nobenem mestu ne izhaja, da bi urad upošteval povprečnega potrošnika kakšne druge vrste blaga in katere, nasprotno pa na več mestih izrecno govori o potrošniku tobačnih izdelkov, in to zlasti v delu, kjer je odločilno, da se upošteva relevantnega potrošnika, to je v točki d), v kateri je ugotavljal verjetnost obstoja zmede v relevantni javnosti).

14. Sodišče tudi pritrjuje oceni urada, da ima beseda „PRESTIGE“ (v prejšnji znamki) normalen (običajen) razlikovalni učinek. Tožnik tudi ni izkazal drugače, torej da bi se ta beseda pogosto in široko uporabljala za označevanje posebnih značilnosti tobačnih izdelkov (ki so predmet prijave).

15. Glede na pravilo, ki ga je postavilo Sodišče EU, da sta podobnost med znamkama in podobnost blaga odvisna kriterija (npr. C – 342/97 z dne 22. 6. 1999), je urad pravilno posebej ugotavljal še verjetnost obstoja zmede glede izvora blaga z vidika relevantnega potrošnika. Kot izhaja iz izpodbijane določbe, je urad poleg navedene ocene, da ima beseda „PRESTIGE“ (v prejšnji znamki) normalen (običajen) razlikovalni učinek, pri ugotavljanju verjetnosti obstoja zmede v relevantni javnosti upošteval še svoje zaključke o tem, da sta znaka v primerjanih znamkah vizualno v določeni meri podobna, da sta fonetično in pomensko podobna ter da sta tako, gledano v celoti, podobna, in da je blago enako. Zaradi enakega blaga in prisotnosti skupnega besednega elementa „prestige“ v primerjanih znakih (ki je bil odločilen za zaključke o podobnosti znakov, kot izhaja iz 10., 11. in 12. točke te sodbe) ter kljub upoštevani večji stopnji pozornosti povprečnega uporabnika tobačnih izdelkov je ocenil, da je verjetnost obstoja zmede glede izvora blaga podana. S tako oceno se sodišče, ki je pritrdilo tudi vsem zaključkom, na katerih ocena temelji (10. do 12., 14. točka sodbe), strinja. Tožnik drugačne presoje sodišča tudi ne more doseči ob sklicevanju na sodno odločbo tega sodišča I U 1088/2012, saj je urad pri ocenjevanju verjetnosti zmede v tem smislu tudi postopal, in na sodno odločbo Vrhovnega sodišča X Ips 420/2010 z dne 12. 9. 2012, iz katere izhaja stališče, da je kadilec nadpovprečno pozoren potrošnik ter da je pomembna njegova navezanost na določeno znamko cigaret, ki si jo izbere glede na značilnosti, kot so okus, vonj, vsebnost katrana in nikotina, cena; skrbna izbira naj bi tako vplivala, da si kadilec „svojo“ znamko cigaret natančneje vtisne v spomin. V navedeni zadevi sta bila namreč primerjana različna znaka MTS in MS prejšnje in prijavljene znamke, v obravnavani zadevi pa figurativna znaka „BOGART PRESTIGE“ in „PRESTIGE“, za katera je urad ocenil, da sta podobna, pri čemer je bil, kot že navedeno, odločilen skupni besedni element obeh znakov, „PRESTIGE“, primerjava podobnosti med znakoma pa (po izključitvi figurativnih in ostalih delov kot nebistvenih za vizualno dojemanje; po oceni, da pri naročilu ne bosta izgovorjena črka „B“ in besedni del „BOGART“; po oceni, da besedni del „bogart“ nima pomena) omejena, upoštevajoč celotni vtis, prav glede na ta besedni del obeh znakov (PRESTIGE : PRESTIGE). Taka podobnost med znakoma pa za razlikovanje izvora blaga tudi po presoji sodišča ne zadostuje, pa čeprav je relevantni potrošnik kadilec, ki je nadpovprečno pozoren potrošnik ter se sodišče strinja z oceno urada, da bi bil potrošnik ob pojavu novih cigaret z imenom „PRESTIGE“ lahko zaveden ter bi zmotno menil, da gre za nov izdelek ali novo izdajo izdelka (istega) podjetja pod obstoječo znamko „PRESTIGE“.

16. Tožnik tudi ne more biti uspešen s tožbenimi navedbami, da je v bazi slovenskih znamk registriranih 30 veljavnih znamk, ki vsebujejo besedo „prestige“, in ki naj bi po oceni urada očitne ne bile zamenljivo podobne. Enako velja za tožnikovo sklicevanje na drugačno prakso urada kot v njegovem primeru, s tem ko naj bi ta registriral za cigarete več znamk, ki vse vsebujejo besedo „silver“ in več znamk, ki vsebujejo besedo „gold“. Po 102. členu ZIL-1 urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru zoper prijavo znamke ter odloči o registraciji znamke na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja glede razlogov v ugovoru. Tožnik kot prijavitelj znamke takih navedb v izjavi o razlogih za zavrnitev registracije znamke ni navajal ter ne morejo šteti kot del navedb, podanih v upravnem postopku. Te tožbene navedbe so tako nedopustne tožbene novote (tretji odstavek 20. člena ZUS-1). Ne glede na to je toženka v odgovoru na tožbo nanje odgovorila in navedla, da v nobenem od navedenih primerov registracije znamk ni bil vložen ugovor zoper registracijo, tako da gre v primerjavi s tožnikovo za neprimerljive, nepodobne zadeve; preizkus podobnosti znamk na podlagi relativnih razlogov se namreč opravi le v primeru vložitve ugovora in ne po uradni dolžnosti, tako da urad o podobnosti med navedenimi primeri registriranih znamk sploh ni odločal. Tožnik pa na te navedbe toženke tudi ni odgovoril ali dokazal drugače, čeprav je bil z odgovorom toženke na tožbo seznanjen.

17. Ker je sodišče presodilo, da je bil postopek za izdajo izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.

18. O stroškovnem zahtevku tožnika je sodišče odločilo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče (med drugim) tožbo zavrne, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

19. O stroškovnem zahtevku stranke z interesom je sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 155. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), v zvezi s prvim odstavkom 154. člena tega zakona. Objektivno gledano je namreč s svojim predlogom v odgovoru na tožbo, naj sodišče tožbo zavrne, uspela. Vendar pa njeni stroški niso bili potrebni stroški, saj navedbe v odgovoru na tožbo niso bile pomembne za odločitev sodišča. Presojo zakonitosti izpodbijane odločbe je namreč sodišče lahko opravilo na podlagi izpodbijane odločbe ter upravnega spisa v zadevi. Sodišče je stroškovni zahtevek stranke z interesom reševalo po določbah ZPP na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1.