Jedro

Tudi v ničnostih patentnih sporih je treba predmet (izum) presoje najprej opredeliti in nato v drugi fazi presojati materialno-pravne pogoje po 112. členu ZIL-1 (tako imenovani dvo-fazni postopek). Vendar pa taka presoja ni formalizirana in ne gre za posebej predpisano obličnost. Interpretacija patentnih zahtevkov mora biti uravnotežena in upoštevati različne interese, tako na eni strani imetnika patenta ter na drugi strani vseh ostalih, ki so omejeni s samo podelitvijo monopolne pravice (patenta). Ravnotežje je treba iskati v samem besedilu patentnega zahtevka ter pri tem upoštevati informacijsko funkcijo patenta, ki nudi ostalim udeležencem v pravnem prometu pravno varnost. Interpretacija patentnega zahtevka ne sme postati nerazumno razlaganje besedila samega patentnega zahtevka.

Ko presojamo izum, slednjega presojamo kot celoto, pri čemer vse karakteristike izuma presojamo s stališča, ali njihov seštevek doprinese nekaj inventivnega glede na trenutno stanje (dan prijave) tehnike. Za inventivno raven je tako potreben nek sinergijski učinek vseh karakteristik izuma, kot je opredeljen s patentnim zahtevkom in ne zgolj seštevek navedenih karakteristik.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Tožena stranka sama nosi svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo, da je patentni zahtevek 2 patenta SI 9110739 ničen, ker ob datumu vložitve patentne prijave ni izpolnjeval pogojev novosti in inovativnosti (1. točka izreka), toženi stranki je naložilo plačilo pravdnih stroškov tožeče stranke v višini 1.148,90 € v 15-ih dneh, z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude (2. točka izreka).

Tožena stranka je pravočasno vložila pritožbo zoper sodbo. V njej uveljavlja pritožbene razloge po 338. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) ter pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da v celoti zavrne tožbeni zahtevek tožeče stranke, tožeči stranki pa naloži povrnitev vseh pravdnih stroškov tožene stranke oziroma podredno, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila in pritožbenemu sodišču predlagala, da pritožbo kot neutemeljeno zavrne.

Pritožba ni utemeljena.

1. Glede interpretacije patentnega zahtevka 2 patenta SI x Pritožnik uveljavlja kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava, češ da je sodišče prve stopnje premalo obrazložilo oziroma podredno, napačno interpretiralo patentni zahtevek 2 patenta SI x ter s tem zmotno določilo predmet ničnostne tožbe, to je izum, ki naj se preverja v skladu z določilom in pogoji 112. člena ZIL-1. Ne glede na obsežne pritožbene navedbe o kršitvah osnovnih načel patentnega prava, pritožbeno sodišče ocenjuje, da do zatrjevanih kršitev ni prišlo.

Očitano kršitev bistvenih določb pravdnega postopka po 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP je pritožnik utemeljeval s pravilom dvo-faznega postopka pri odločanju v patentnih sporih, tako pri kršitvah, kot ničnosti patentov. Bistvena kršitev, ki naj bi jo sodišče prve stopnje storilo, je ne-obrazloženost sodbe v tem delu. Pritožbeno sodišče pritrjuje stališču, da je treba tudi v ničnostih patentnih sporih, predmet (izum) presoje najprej opredeliti in nato v drugi fazi presojati materialno-pravne pogoje po 112. členu ZIL-1 (tako imenovani dvo-fazni postopek). Vendar pa taka presoja ni formalizirana in ne gre za posebej predpisano obličnost. Sodišče prve stopnje se je v obravnavanem primeru v zadostni meri opredelilo do vsebine patentnega zahtevka 2 v delu, kjer je presojalo o pravnem interesu (str. 2, 3 prvostopne sodbe), zato so pritožbene navedbe v tej smeri neutemeljene.

Sodišče mora interpretirati obseg in predmet patentnega varstva (izum) glede na besedilo patentnega zahtevka. Sodišče prve stopnje je izpodbijani zahtevek razlagalo dobesedno(1), vključujoč vse karakteristike patentnega zahtevka in sicer: » ... postopek za pripravo farmacevtske formulacije, ki se pridobiva z mešanjem 2 metil 10 (4-metil-1-piperazinil)-4H-tieno (2,3-b) (1,5) benzodiazepina s topilom ali nosilcem.« (str. 3, odstavek 1 sodbe). Neutemeljen je tako pritožbeni očitek o bistveni kršitvi določb pravdnega postopka v delu, ko sodišče naj ne bi obrazložilo vsebine patentnega zahtevka 2, saj je sodba v tem delu obrazložena. Nadalje ne drži pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje povzelo interpretacijo patentnega zahtevka 2 tako, da naj bi iz opisa izuma izpustilo ključno učinkovino olanzapina.

Neutemeljeni so tudi očitki sodišču prve stopnje o zmotni uporabi materialnega prava in kršitvi osnovnih načel patentnega prava, kot so zaobsežena v 2. odstavku 18. člena ZIL-1, ki določa, da je obseg patentnega varstva določen z vsebino patentnih zahtevkov. Pritožnik se sklicuje na številno tujo pravno literaturo, ki naj bi potrjevala njegovo interpretacijo patentnega zahtevka. Pritožbeno sodišče se strinja s pravno opredelitvijo, kot jo je podal tudi pritožnik sam v delu, ko navaja, da je treba upoštevati celotno besedilo patentnega zahtevka (2. odstavek 18. člena ZIL-1, 69. člen EPK). Nadalje pritožbeno sodišče dodaja, da mora biti interpretacija patentnih zahtevkov uravnotežena (2) in upoštevati različne interese, tako na eni strani imetnika patenta ter na drugi strani vseh ostalih, ki so omejeni s samo podelitvijo monopolne pravice (patenta). Ravnotežje je treba iskati v samem besedilu patentnega zahtevka, pri čemer je znano, da si v sporih zaradi kršitve patenta, imetnik slednjega prizadeva za čim širšo interpretacijo, v sporih zaradi ničnosti patenta, pa si bo prizadeval za čim ožjo interpretacijo besedila patentnega zahtevka (3). Nadalje je treba pri interpretaciji patentnih zahtevkov upoštevati informacijsko funkcijo (4) patenta, ki nudi ostalim udeležencem v pravnem prometu pravno varnost. Interpretacija patentnega zahtevka ne sme postati nerazumno razlaganje besedila samega patentnega zahtevka.

Napačno pa pritožnik tudi uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava z utemeljitvijo, da je sodišče neutemeljeno, arbitrarno sprejelo razlago patentnega zahtevka 2, kot jo je podala tožeča stranka, saj tak zaključek ne izhaja iz obrazložitve sodbe. Ravno nasprotno, sodišče prve stopnje je, opirajoč se na mnenje izvedenca, izhajalo iz vsebine patentnega zahtevka, kot se glasi in kot ga je opredelila tudi tožena stranka, namreč da gre za postopek priprave farmacevtske formulacije olanzapina, s pomočjo pomožnih substanc. Čeprav si tožena stranka prizadeva obrazložitev sodbe interpretirati kot pomanjkljivo in kot napačno z vidika interpretacije patentnega zahtevka 2, pritožbeno sodišče ocenjuje, da je bila interpretacija zahtevka 2, kot dobesedna interpretacija besedila patentnega zahtevka (2. odstavek 18. člena ZIL-1 (5)), s strani sodišča prve stopnje pravilna, saj je vključila vse karakteristike, ki jih navaja samo besedilo zahtevka. Sodišče prve stopnje pa je, kljub temu, da je bralo patentni zahtevek 2 v celoti (vključujoč novo učinkovino olanzapina) pravilno presodilo, da predmetni izum na področju farmacevtske stroke, kot je predstavljen v patentnem zahtevku 2 patenta SI x, ne izpolnjuje pogojev novosti (12. člen ZIL-1) in inventivnosti (14. člen ZIL-1).

2. Vloga izvedenca v sporih o ničnosti patenta Pritožnik uveljavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 339. členu ZPP, ker je sodišče prve stopnje nedopustno preneslo vlogo odločanja o pravnih vprašanjih na izvedenca, ki naj služi le pridobivanju dejanskih ugotovitev. Čeprav pritožnik ostro nasprotuje načinu povzemanja ugotovitev izvedenca s strani sodišča prve stopnje, pritožbeno sodišče ocenjuje, da do zatrjevanih kršitev v konkretnem primeru ni prišlo, zanašanje na strokovne, a dejanske ugotovitve izvedenca (strokovnjaka na področju farmacevtske stroke), pa je v zahtevnih patentnih sporih ne le dopustno, temveč tudi nujno.

Bistveno vprašanje v tem sporu je, ali je zavarovani izum, to je postopek priprave farmacevtske formulacije olanzapina s pomožnimi substancami, na dan patentne prijave že bil obsežen s stanjem tehnike (vprašanje novosti, 12. člen ZIL-1) ter ali je predmetni izum za strokovnjaka očitno izhajal iz stanja tehnike po 2. odstavku 12. člena ZIL-1 (vprašanje inventivne ravni, 14. člen ZIL-1). Ni dvoma, da sodišče slednjih vprašanj samo ni sposobno rešiti, saj gre za zahtevna vprašanja s področja farmacevtske stroke. Postavitev izvedenca, ob predlogu obeh pravdnih strank, je bila nujna (243. člen ZPP) in legitimna (6). Izvedenec, ki je svoje dejanske ugotovitve predstavil v izvedenskem mnenju z dne 13. 08. 2008 (list. št. 100) in dopolnitvi mnenja z dne 31. 03. 2009 (list. št. 145), je ugotovil, da je je bil izpodbijani postopek na dan patentne prijave že obsežen s stanjem tehnike (ni bil nov) ter da je izum že očitno izhajal za vsakega povprečnega strokovnjaka iz stanja tehnike. Sodišče prve stopnje pa je samo naredilo pravni zaključek, da izpodbijani izum ni izpolnjeval pogojev iz 12. in 14. člena ZIL-1. S tem, ko se je sodišče oprlo na mnenje izvedenca in ga v izpodbijani sodbi povzelo, ne pomeni, da ni samo napravilo pravnega zaključka, pa čeprav je enak izvedenčevemu. Drži sicer, da pravna presoja izvedenca presega okvir njegove vloge, začrtane v 243. členu ZPP, vendar pa enako pravno stališče sodišča prve stopnje, kot izhaja iz izvedenčevega mnenja, še ne pomeni kršitve bistvenih določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Sodišče ima po 8. členu ZPP pravico proste presoje dokazov, kar pomeni da ni vedno vezano na stališče izvedenca,(7) vendar pa ima sodišče pravico mnenju izvedenca slediti (8), v kolikor ni očitnih nasprotij in nejasnosti v samem mnenju. Sodišče je lastno pravno oceno zapisalo v zadnjem stavku na strani 3 obrazložitve sodbe (list. št. 173) ter v odstavku 5, na strani 4 obrazložitve sodbe (list. št. 174). Sama vsebinska ocena patentnega zahtevka 2, je obrazložena v nadaljevanju.

Pritožbene navedbe v delu, da se prvostopno sodišče ni opredelilo do njenih vsebinskih kritik na izvedeniško mnenje, niso utemeljene. Na vsebinske pripombe tožene stranke je odgovoril že izvedenec sam, v dopolnitvi mnenja. Pritožbeni očitek več kot toliko ni konkretiziran in je kot tak neupošteven, saj pritožnik ni obrazložil, kako naj bi omenjena kršitev vplivala na pravilnost in zakonitost izpodbijane sodbe (339/1 ZPP).

3. Kriterij novosti (12. člen ZIL-1) in inventivne ravni (14. člen ZIL-1) Pritožbeno sodišče načelno soglaša s pritožbenim stališčem, da tožeča stranka v ničnostni tožbi po 112. členu ZIL-1 ne bi uspela z razlogom prikrite zaščite snovi olanzapin, ki naj bi jo domnevno dajal toženi stranki izpodbijani patent. Slednje bi predstavljalo dodatni ničnostni razlog, ki ga 112. člen ZIL-1 ne pozna in bi to bilo izven česarkoli, kar je povezano z novostjo ali inventivnostjo domnevanega patenta, katerega veljavnost se presoja po določilih ZIL-1. Sodišče prve stopnje svoje odločitve v konkretnem primeru ni utemeljilo na razlogih, kot jih navaja pritožba („prikrita produktna zaščita“), temveč na pogojih iz 112. člena ZIL-1, zaradi česar je pritožbeni očitek o „skritem razlogovanju“ sodišča prve stopnje neutemeljen. Ker v pritožbi ni obrazloženo, kako naj bi omenjena domnevna kršitev vplivala na pravilnost in zakonitost izpodbijane sodbe, kot to določa 1. odstavek 339. člena ZPP, so pritožbene navedbe v tej smeri neutemeljene.

Sodišče prve stopnje je pri presoji tožbenega zahtevka na ničnost patenta SI x v patentnem zahtevku 2, svojo sodbo oprlo na določilo 112. člena ZIL-1. Slednji v točki a 1. odstavka določa pogoje (10., 11., 12., 14. in 15. člen ZIL-1), ki jih mora zavarovani izum izpolnjevati, da se prepreči ugotovitev ničnosti patenta. Pri presoji izpodbijanega patenta je primarno in izhodiščno načelo celovite (celostne) presoje izuma (9). V konkretnem primeru sta sporna pogoj novosti (12. člen ZIL-1(10)) in inventivne ravni izuma (14. člen ZIL-1 (11)). Sodišče prve stopnje je sledilo dejanski ugotovitvi izvedenca prof. dr. S., da izpodbijani postopek patentnega zahtevka 2, ni tak tehnološki postopek, ki bi se izvajal v specifičnih pogojih in s specifično opremo ter popolnoma definiranimi snovmi ter zaključilo, da ne gre za nekaj novega in da ne gre za inovativno pristopanje k reševanju ciljne naloge (str. 3 prvostopne sodbe). Kot je bilo že obrazloženo, je tako sklicevanje sodišča na dejanske ugotovitve izvedenca dopustno.

Ali je izum nov, se presoja z odgovorom na vprašanje ali je izum že obsežen s stanjem tehnike (1. odstavek 12. člena ZIL-1). Prvi odstavek 12. člena ZIL-1 le strnjeno določa, kdaj je izum nov in ni obsežen s stanjem tehnike. Kot opora za presojo, ali določen izum izhaja oziroma ne izhaja iz znanega stanja tehnike, sodišču lahko med drugim rabi ugotovitev, ali gre pri izumu za razlike v postopku zaradi uporabe drugih kemičnih elementov ali sestavin, ali pa gre na primer za zamenjavo postopkov pri pridobivanju nekega proizvoda (12). Opis izuma mora vsebovati prikaz problema, podatke o stanju tehnike oziroma dosedanjih rešitvah in njihovih pomanjkljivosti, ki so prijavitelju znane, ter opis nove rešitve (13) (2. odstavek 18. člena ZIL-1). Na podlagi prisilnih določb točk e) in f) 12. člena ZIL-1 pa mora opis izuma vsebovati opis nove rešitve ali novih rešitev, ki predstavljajo vsebinsko bistvo predmeta izuma in morajo biti sestavljeni tako, da je razumljiv ne le tehnični problem izuma, temveč tudi njegova rešitev (14). Enak pristop kodificira Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patentni (Ur. l. RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001). Nadalje pa se izum šteje, da je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno na izhaja iz stanja tehnike po 2. odstavku 12. člena ZIL-1. Izum tako dosega inventivno raven, če za strokovnjaka predmet izuma (15), ne izhaja iz stanja tehnike, v katero je po 2. odstavku 12 člena ZIL-1 vključeno vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave „dostopno javnosti“.

Presoja novosti in inventivne ravni sta vprašanji pravilne uporabe materialnega prava. Pri presoji vsebine informacij iz znanega stanja tehnike ima med drugim odločilno vlogo znanje strokovnjaka kot dejansko merilo presoje (16). Kaj je vsebina zatrjevanega stanja tehnike sodišče samo ne more ugotoviti, ker nima potrebnega strokovnega znanja (17). Enak pristop velja za presojo izpolnjevanja pogoja inventivne ravni. Smisel te predpostavke je, da se patentno varstvo pridrži le za tiste izume, ki presegajo znanje povprečnega strokovnjaka, s čimer ostaja odprt prostor za normalen tehnični razvoj, to je rutinski nadaljnji razvoj tehnike (18). Ko presojamo izum, slednjega presojamo kot celoto, pri čemer vse karakteristike izuma presojamo s stališča, ali njihov seštevek doprinese nekaj inventivnega glede na trenutno stanje (dan prijave) tehnike. Za inventivno raven je tako potreben nek sinergijski učinek (19) vseh karakteristik izuma, kot je opredeljen s patentnim zahtevkom in ne zgolj seštevek navedenih karakteristik.

Pritožnik ne more uspeti s pritožbeno navedbo, da je patentni zahtevek 2 izpolnjeval pogoje za patentibilnost po 12. in 14. členu ZIL-1 že zato, ker izumu novost in inventivno raven daje uporaba nove učinkovine, olanzapina. Karakteristike izuma, ki ne doprinesejo ničesar k tehnični ravni izuma (njihov vložek je nič), bodisi samostojno, bodisi v kombinaciji z ostalimi značilnostmi izuma, namreč niso upoštevne pri presoji inventivne ravni izuma (20). Tako stališče zastopa tudi Evropski Patentni Urad, ki s svojo prakso pomembno prispeva k poenotenju standardov presoje patentnega prava v državah članicah, ki so podpisale Evropsko Patentno Konvencijo, skupaj z Republiko Slovenijo.

Ob jasnih dejanskih ugotovitvah izvedenca, da sam postopek priprave farmacevtske formulacije, to je standardni postopek mešanja, ni nov postopek, čeprav se meša nova učinkovina, nova snov olanzapin (in katerakoli druga, neznana snov, a po istem postopku), pri čemer bi omenjeni postopek bil znan že študentom farmacije, je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da pogoji po 12. in 14. členu ZIL-1 niso izpolnjeni. Pritožbeno sodišče soglaša z oceno sodišča prve stopnje, da gre v konkretnem primeru zgolj za sestavljanje treh elementov (učinkovine olanzapin, pomožne snovi ter mešanja) ter da sama vključitev nove snovi (v tem primeru olanzapin) v tehnološki postopek mešanja prav v ničemer ne spremeni pričakovanega končnega rezultata, to je najprej ustrezne in primerne farmacevtske oblike. Pogoja novosti in inventivne ravni tako nista izpolnjena.

Tožena stranka sama ni ponudila trditev in dokazov, ki bi potrdili nasprotno. V čem je izum zavarovan s patentnim zahtevkom 2 nov, v primerjavi s stanjem tehnike na dan patente prijave in zakaj strokovnjaku tak postopek ne bi bil očiten iz omenjenega stanja tehnike, ter nadalje, kakšen je problem, ki naj bi ga izum reševal („problem-and-solution approach“), tožena stranka nikoli ni pojasnila. Ob navedenem pritožbeno sodišče ocenjuje, da sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, v skladu z določbo 112. člena ZIL-1, da je tožeča stranka uspela dokazati, da izpodbijani postopek, opisan s patentnim zahtevkom 2 patentna SI 9110739 ob dnevu patentne prijave ni izpolnjeval zahtevanih pogojev po 12. in 14. členu ZIL-1. Pritožbeno sodišče ni zasledilo kršitev bistvenih določb pravdnega postopka, na katere pazi samo po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi z 2. odstavkom 339. člena ZPP). V sled vsega obrazloženega je pritožbeno sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo ter izpodbijano sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je patent SI x delno ničen v obsegu, kot je opisan v patentnem zahtevku 2, v celoti potrdilo (353. člen ZPP).

K temu pritožbeno sodišče še dodaja, da je sodišče prve stopnje v uvodu sodbe napačno zapisalo ime tožene stranke („E.“ namesto pravilno „EL.“, ter podvojeno „LIMITED“, „COMPANIES“, namesto pravilno „COMPANY“). Ker gre, glede na podatke spisa, za očitno pisno pomoto prvostopnega sodišča, je pritožbeno sodišče firmo tožene stranke v tej sodbi zapisalo pravilno, sodišče prve stopnje pa sme očitno napako, v skladu z določilom 1. odstavka 328. člena ZPP kadarkoli popraviti s sklepom (2. odstavek 328. člena ZPP).

4. Stroški Izrek o stroških pritožbenega postopka temelji na določbi 1. odstavka 165. člena v povezavi s 1. odstavkom 154. člena ZPP. Ker pritožnik s pritožbo ni uspel, sam nosi pritožbene stroške. Tožeča stranka stroškov v zvezi s pritožbo ni priglasila, zato je odločanje o njih odpadlo.

(1) Cornish, str. 167, odst. 4-42 enako podpira pravilnost interpretacije, ki povzema: „unambigous and grammatical meaning“

(2) Prof. Dr. Joseph Straus: The present state of patent system in the European Union, As compared with the situation in the United States of America and Japan; EU Commission report 1997; enako W.R. Cornish INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, COPYRIGHT, TRADE MARKS AND ALLIED RIGHTS, 4th Ed., Sweet & Maxwell, London (1999) [od tu dalje “Cornish”], str. 166, odst. 4-40

(3) Cornish, str. 166-167, odst. 4-41

(4) Borut Lekše: Intelektualna lastnina: problematika obsega patentnega varstva; Podjetje in Delo 6/2000 z dne 05. 10. 2000; enako tudi Cornish, str. 135

(5) 69. člen Evropske Patentne Konvencije (EPK)

(6) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 538/2007 z dne 14. 02. 2008

(7) Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. III Ips 74/2003, z dne 26. 04. 2005, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 871/2003 z dne 08. 01. 2004

(8) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 1095/2008 z dne 12. 02. 2009

(9) Guidelines for Examination in the Eropean Patent Office, published by European Patent Office [v nadaljevanju: „Guidelines“]; part C, Chapter IV, 11.5

(10) 54. člen EPK

(11) 56. člen EPK

(12) Komentar ZIL-1; str. 86

(13) Komentar ZIL-1; str. 102; tako imenovani PROBLEM-AND-SOLUTION APPROACH, ki ga opisuje in priporoča tudi Evropski patentni Urad pri presoji patentibilnosti izuma (Guidelines; part C, Chapter IV, 11.7) po Evropski patentni konvenciji

(14) Komentar ZIL-1; str. 392

(15) Komentar ZIL-1; str. 92

(16) Jože Strauss, Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu, Pravnik, 1-3/95, str. 5

(17) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 538/2007z dne 14. 02. 2008

(18) Jože Strauss, Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu, Pravnik, 1-3/95, str. 7

(19) Guidelines; part C, Chapter IV, 11.5

(20) Guidelines; part C, Chapter IV, 11.7.2; enako T 641/00, OJ 7/2003,352